発明者の挑戦:特許の「単一性」と「シフト補正」を巡る戦略的物語

株式会社IPリッチのライセンス担当です。本日は、多くの発明者や知財担当者が直面する特許審査の核心的な課題、「発明の単一性」と「シフト補正」について、物語を通じて深く、そして分かりやすく解説します。この複雑なルールを理解することは、強力な特許権を取得し、その価値を最大化するための第一歩です。一つの発明から生まれた複数のアイデアを、いかにして一つの強固な権利群へと育て上げるか、その戦略的思考の旅にご案内します。

ある化粧品会社に、ケンジという名の優秀な若手研究者がいました。彼は長年の研究の末、画期的な乳液の開発に成功します。その発明は、一つの単純な製品ではありませんでした。

  • 核心技術: 既知の成分Aに、新開発の成分Bを特定の比率で配合することで、これまでにない高い保湿力を持ちながら、全くべたつかない基本乳液を完成させました。
  • 発展技術: さらに、このA+Bの乳液に、別の新規成分Cを加えることで、強力かつ持続性のあるUVカット効果が付与されることを発見しました。
  • 製造技術: そして、この特殊な乳液を効率的に製造するため、独自の混合装置Dを用いた、省エネルギーな製造プロセスも確立したのです。

ケンジは興奮していました。「これは一つの巨大な発明だ!これら全てを一つの特許で守れるに違いない」。しかし、彼の報告を受けたベテラン弁理士のサトウ先生は、その熱意を穏やかに制しながら言いました。「ケンジ君、君の視点では一つの発明かもしれない。しかし、特許庁の視点では、これは三つの異なる発明と見なされる可能性がある。そして、その認識の違いこそが、大きなチャンスにも、そして大きな落とし穴にもなるんだよ」。この一言が、ケンジを知的財産の迷宮へと誘う、長い旅の始まりでした。

目次

第一の関門:核心発明の定義と「発明の単一性」という要件

(関連キーワード: 発明の単一性, 特別な技術的特徴)

サトウ先生は、ケンジと共に特許請求の範囲、すなわち権利を主張する範囲を定義する作業に取り掛かりました。彼らは議論の末、以下のような請求項の骨子を組み立てました。

  • 【請求項1】成分Aと成分Bを含む乳液。
  • 【請求項2】請求項1に記載の乳液において、さらに成分Cを含むことを特徴とする乳液。
  • 【請求項3】成分A、B、Cを混合装置Dを用いて製造する方法。

ここでサトウ先生は、特許制度の基本原則を説き始めました。「特許出願は、原則として『一出願一発明』なんだ 。つまり、一つの出願には、一つの発明しか含めることができない。しかし、例外がある。それが『発明の単一性』の要件を満たす一群の発明だ」。   

ケンジは尋ねます。「発明の単一性、ですか?」。

「そうだ。複数の発明が、単一の、一般的な発明の概念を形成するように、技術的に関連している場合、それらをまとめて一つの出願で審査してもらえる。そして、その技術的な関連性の有無を判断する上で、最も重要な鍵となるのが『特別な技術的特徴(Special Technical Feature、略してSTF)』と呼ばれるものだ」。   

サトウ先生の説明によれば、STFとは、その発明が先行技術、つまり世の中に既に知られている技術に対して、どのような貢献をしたのかを具体的に示す技術的な特徴のことです 。それは、発明の心臓部であり、新規性や進歩性の源泉となる部分です。審査官は、複数の請求項に共通のSTF、あるいは互いに対応するSTFが存在するかどうかを見て、それらが一つの発明グループに属するかを判断するのです 。   

「ケンジ君、君の発明群全体を貫く、たった一つの統一的なコンセプトは何だい?」。サトウ先生の問いに、ケンジは即座に答えました。「成分AとBの組み合わせです。それが、べたつかずに高い保湿性を実現するという、全ての基本になっています」。

「その通り。ならば、我々の戦略の出発点は、この『A+Bの組み合わせ』をSTFとして設定することだ。請求項1でこの核心部分を明確に主張し、請求項2や3が、このSTFと技術的にどう関連しているかを審査官に理解してもらう。これが我々の最初の賭けになる」。

この瞬間、ケンジは理解しました。特許請求の範囲、特に請求項1の書き方は、単に欲しい権利範囲を宣言するだけのものではありません。それは、審査官に対する戦略的な宣言なのです。「これが私の発明の核心です。そして、この出願に含まれる他の全てのアイデアは、この核心と分かちがたく結びついています」と。請求項1の設計を誤れば、関連する価値ある発明が審査の土俵にすら上がれずに切り捨てられてしまう危険性を、ケンジは初めて実感したのでした。

審査官の試練:特許審査、二つのルートのナビゲーション

(関連キーワード: 審査対象, 審査の効率性, STF)

数ヶ月後、特許庁から最初の通知、拒絶理由通知書が届きました。サトウ先生からの電話の声は、重々しいものでした。「ケンジ君、残念なお知らせだ。審査官が、成分AとBを保湿目的で組み合わせた乳液を開示する先行技術文献を発見した。我々がSTFとして設定した請求項1は、新規性・進歩性がないとして拒絶された」。

ケンジの頭は真っ白になりました。「そんな…!じゃあ、もう全部ダメなんですか?」。

「落ち着いて。これは特許実務では日常茶飯事だ。むしろ、ここからが本当の戦いだ」。サトウ先生はケンジをなだめ、現状を冷静に分析し始めました。彼らの戦略の基盤であったSTF(A+Bの組み合わせ)は、失われました。こうなると、審査官は次に、残された請求項のうち、どれを審査の対象とするかを決定しなければなりません。この決定には、二つの異なるルートが存在するのです 。   

ルート1:STFに基づく審査対象の決定

サトウ先生は説明します。「まず、審査官は請求項を上から順に見ていき、最初にSTFを持つ発明を探す。我々の場合、それは請求項2だ。A+Bは既知だったとしても、そこに成分Cを加えてUVカット効果を得るという点は新規で進歩的だ。したがって、この『成分Cの追加によるUVカット効果』が、新たなSTFとなる。そして審査官は、この新しいSTFと同一か、または対応するSTFを持つ他の請求項があれば、それらも審査対象に含めることになる」。   

ルート2:審査の効率性に基づく審査対象の決定

「そして、ここが重要な点だ」とサトウ先生は続けます。「2013年の審査基準改訂で、もう一つの道が拓かれた。それが『審査の効率性』に基づくルートだ」。   

このルートは、たとえ新しいSTF(成分C)を共有していなくても、「まとめて審査を行うことが効率的である発明」であれば、審査対象に加えられるというものです。具体的には、今回拒絶された請求項1に従属するような発明が、原則としてこれに含まれます。ただし、これは絶対的な権利ではありません。追加された技術的特徴が、元々の発明(保湿乳液)が解決しようとした課題や技術分野からかけ離れていると判断されれば、審査の効率性が低いとして対象から外されてしまいます 。   

「我々の場合、請求項2は新たなSTFが見つかったから、間違いなく審査される。問題は請求項3の製造方法だ。これは乳液の化学組成とは技術分野が少し異なる。審査官が『これは別の先行技術調査が必要で非効率だ』と判断すれば、審査対象から外される可能性も十分にあるんだ」。

2013年の審査基準改訂は、日本の特許庁の運用における、ある種の哲学的な転換を意味していました。それまでは、請求項1が拒絶されると審査範囲が機械的かつ厳格に限定されていました。しかし、改訂によって、審査官の裁量で審査範囲を広げることが可能になったのです。これは出願人にとって柔軟性が増した一方で、予測不可能性という新たな課題も生み出しました。弁理士の役割は、単に技術的な優位性を主張するだけでなく、「この請求項も併せて審査することが、審査官にとっても効率的である」という、手続き上の合理性を説得力をもって主張することへと、その領域を広げたのです。

補正の罠:「シフト補正」という禁じ手

(関連キーワード: シフト補正, 拒絶理由, 補正)

先の見えない状況に苛立ちを募らせたケンジは、あるアイデアを思いつきました。「先生、最初の明細書には、製造装置Dのブレード(羽根)の形状がユニークであることも書いてあります。もう乳液の組成は諦めて、請求項をこの装置の発明に全面的に書き換えるのはどうでしょう!」。

その言葉を聞いた瞬間、サトウ先生は厳しい口調で遮りました。「ケンジ君、それだけは絶対にいけない。それは典型的な『シフト補正』、法律で固く禁じられている行為だ」。   

サトウ先生は、なぜそれが許されないのかを丁寧に解説しました。特許審査は、出願時に提示された発明のグループ(今回の場合は乳液の化学組成)に対して、先行技術調査が行われ、審査官の判断が下されます。一度そのプロセスが始まった後で、発明の核心を全く別の技術分野(装置の機械的構造)に「シフト(移動)」させるような補正は認められないのです。

「シフト補正が禁止されるロジックは、実は『発明の単一性』の考え方を、補正の段階で再適用するものなんだ」とサトウ先生は言います。審査官は、心の中でこう自問します。「この補正後の発明(装置D)は、最初の審査で審査対象となった発明(成分Cを含む乳液)と、共通の特別な技術的特徴(STF)を持っているだろうか?」と 。   

答えは、明らかに「ノー」です。解決しようとする課題(化学的効果 vs 機械的構造)、技術分野、そして発明のコンセプトが全く異なります。したがって、この補正は許されざる「シフト」と見なされ、却下されるのです 。装置Dの発明を保護したければ、残された道はただ一つ、元の出願から分離して新たな出願を行う「分割出願」しかありません 。   

シフト補正の禁止は、単なる意地悪な手続き上の障壁ではありません。それは、発明の単一性というルールの実効性を担保するための、いわば執行装置なのです。出願人は最初に「この発明コンセプトで審査をお願いします」という契約を特許庁と結び、特許庁はその契約に基づいて調査や審査というリソースを投じます。もし出願人が後から自由にコンセプトを変更できるなら、審査官のそれまでの労力は無駄になり、一つの出願料で無限に異なる発明の審査を受けられることになってしまいます。シフト補正のルールは、そのような不公平を防ぎ、審査プロセスの経済的・手続き的な整合性を守るために不可欠な規定なのです。

グローバルな盤上遊戯:日米欧における特許単一性ルールの比較

(関連キーワード: 米国, 欧州, 特許戦略)

日本の特許審査における戦略が明確になったところで、ケンジは次のステップ、海外での権利化について質問しました。「先生、この戦略はアメリカやヨーロッパでも通用するのでしょうか?」。サトウ先生は新たなファイルを開き、チェス盤の駒を並べ替えるように説明を始めました。「いや、国が変われば、ゲームのルールも劇的に変わるんだ」。

米国(United States)

「まずアメリカだ。ここでは『限定要求(Restriction Requirement)』という、非常に厳しい制度が待ち構えている」。サトウ先生によれば、米国特許商標庁(USPTO)の審査官は、本格的な審査に入る前に、ケンジの出願を見てこう言っただろう、と予測します。「この出願には『物(乳液)』の発明と『方法(製造方法)』の発明という、独立し、区別される発明が含まれている。どちらか一方を選んで、審査を受けたいグループに限定しなさい」。   

米国では、製品、方法、装置といった異なる「カテゴリー」の発明は、たとえ密接に関連していても、それぞれが審査官に「重大な審査負担(serious burden)」を強いる別個の発明と見なされがちです 。日本であれば単一性が認められるようなケースでも、米国では分割を余儀なくされることが頻繁にあります。   

欧州(Europe)

「次にヨーロッパ。欧州特許庁(EPO)のルールは、一見すると日本と似ているが、実は最も巧妙で、そして危険な違いが潜んでいる」。   

EPOも日本と同様にSTFの概念を用いますが、その定義が決定的に異なります 。日本では、STFは先行技術に対して「新規性」があれば認められます。しかし、欧州では、STFは「新規性」に加えて「進歩性(Inventive Step)」をも有していなければならないのです 。   

サトウ先生はケンジに警告します。「もし我々の成分Cが、新規ではあるものの、当業者(その分野の専門家)にとって容易に思いつくような改良だった場合、EPOは『この特徴に進歩性はない。よってSTFは存在しない』と判断する。そうなると、出願全体で発明の単一性が失われ、全ての請求項がバラバラだと見なされてしまう。これを専門用語で『事後的な単一性の欠如(a posteriori lack of unity)』と呼ぶんだ」。単一性が欠如していると判断された場合、EPOは出願人に対し、審査してほしい他の発明グループについて、追加の調査手数料を支払うよう求めてきます 。   

これらの複雑な違いを明確にするため、以下の比較表が役立ちます。

特徴日本 (JPO)米国 (USPTO)欧州 (EPO)
基本概念発明の単一性限定要求 (Restriction Requirement)発明の単一性 (Unity of Invention)
主要基準同一又は対応する特別な技術的特徴 (STF)「独立又は別個の」発明、重大な審査負担同一又は対応する特別な技術的特徴 (STF)
STFの基準新規性があれば十分適用なし(発明カテゴリーと調査負担が焦点)新規性+進歩性が必要
違反時の手続審査対象外となり、拒絶の可能性限定要求:一つの発明グループを選択追加調査手数料の納付指令。未調査の請求項は削除
戦略的留意点シフト補正に注意物・方法・装置間の限定を想定したクレーム設計進歩性が否定されると事後的に単一性が失われるリスク

この微妙な、しかし決定的なルールの違いは、グローバルな特許戦略を立てる上で極めて重要です。「ワンサイズ・フィット・オール」の出願書類は存在しません。成功するグローバル戦略の鍵は、最初の出願(優先権主張の基礎となる出願)を作成する段階で、最も厳しい基準を持つ国、すなわち欧州の基準を念頭に置くことです。

欧州の「進歩性」という高いハードルをクリアできるSTFを想定し、その進歩性を裏付けるデータや論理を明細書に手厚く記載しておく。このような「EPOファースト」の発想で最初の出願書類を設計すれば、その出願は日本の緩やかな基準も、米国の手続き的な要求も、余裕をもって乗り越えられる強固な土台を持つことになります。各国で拒絶理由を受けてから場当たり的に対応するのではなく、最初から最も厳しい戦場を想定して準備を整える。それが、グローバルな知財戦略における最善手なのです。

勝利への戦略:強固な権利化から「知財の収益化」へ

(関連キーワード: 知財の収益化, 特許価値, ライセンス)

この深い理解に裏打ちされ、ケンジとサトウ先生は洗練された戦略を練り上げました。彼らは、階層的に構成された請求項と、STFの進歩性を力強く主張する詳細な実施例を盛り込んだ、強固な日本出願を作成しました。そして、製造装置については、議論の末、当初から分割出願として別途権利化を図ることを決定しました。この戦略は見事に功を奏し、審査官との建設的な対話を経て、彼らは中核となる乳液技術について、広く、そして強い特許権を手にすることができたのです。

ケンジの物語はここで一つの区切りを迎えますが、私たちの話はここからが本題です。ケンジが経験した「発明の単一性」や「シフト補正」を巡る苦闘のプロセスは、単に特許を取得するための手続きではありません。それこそが、特許の価値を鍛え上げ、来るべき「知財の収益化」に備えるための不可欠な過程なのです。

なぜ、このように厳しい審査を乗り越えた特許は価値が高いのでしょうか。第一に、審査官とのやり取りを通じて、権利範囲の曖昧さが排除され、その輪郭が明確になります。これは、ライセンス交渉や特許売買の際に、買い手や実施権者にとって最も重要な「明確性」と「確実性」を提供します。第二に、発明の核心部分が先行技術との対比の中で徹底的に吟味されているため、将来的に第三者から無効審判を請求されるリスクが低減されています。これは、投資対象として見た場合の「堅牢性」を高めます。そして第三に、分割出願などを活用した戦略的な権利網の構築は、競合他社の参入障壁を効果的に高め、ライセンス料の交渉において極めて有利な立場を築くことを可能にします。

特許審査の複雑なルールをマスターすることは、単に特許証という一枚の紙を手に入れるための作業ではありません。それは、一つのアイデアを、客観的な価値を持つ金融資産へと工学的に設計していく、高度な知的作業なのです。

結論

ケンジの挑戦は、一つの発明が特許という形で社会に認められるまでの道のりが、決して平坦ではないことを示しています。「発明の単一性」や「シフト補正」といったルールは、一見すると発明者を縛る窮屈な制約に見えるかもしれません。しかし、そのルールの背後にある「なぜ」を理解し、それを戦略的に活用することで、発明は単なる技術から、企業を成長させる強力な無形資産へと昇華するのです。

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(この記事はAIを用いて作成しています。)

参考文献リスト

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  6. 小林 正、「米国特許実務の基礎知識」、パテント 2009 Vol.62 No.4, https://jpaa-patent.info/patents_files_old/200904/jpaapatent200904_029-035.pdf    
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