特許譲渡に関わる税務処理をめぐる物語

株式会社IPリッチのライセンス担当です。本記事では、海外企業との特許ライセンス契約交渉をテーマに、一人の契約担当者の物語を通じてそのポイントを解説します。異文化間での交渉に潜む法的リスクや注意点を具体的なストーリー形式でわかりやすく紹介し、読者の皆様が知財交渉を円滑に進め、知的財産を効果的に収益化するヒントを掴んでいただければ幸いです。

海外企業からの提案：国際ライセンス交渉の始まり

山田さん（仮名）は日本の電子部品メーカーで知財契約を担当するベテラン社員です。ある日、欧米の大手メーカーから「自社の特許技術をぜひライセンス提供してほしい」というオファーが舞い込みました。突然の海外企業からの提案に驚きつつも、山田さんはこの機会を自社特許の活用チャンスだと捉え、前向きに交渉を進める決意を固めます。とはいえ国際契約には独特の難しさがあります。自社にとって有利な条件を引き出しつつ、相手ともWin-Winの合意を得るために、山田さんの慎重な準備と戦略が始まりました。

事前準備と法制度の壁：徹底した下調べからスタート

交渉準備に取りかかった山田さんは、まず契約相手国の知的財産制度や商習慣、関連する法規制について徹底的に調査しました。特許は属地主義が基本であり、取得した国でしか効力が及びません。実際、「世界共通で通用する一つの特許」は存在せず、日本で取得した特許権は日本国内でしか効力を持たないのです。そこで山田さんは、自社の特許が相手国でも有効な権利か（現地で特許出願・登録済みか）を確認し、そうでなければ必要な対応を検討しました。また、相手国特有の契約慣行や輸出入規制の有無もチェックし、想定外のリスクを洗い出します。

さらに山田さんは、本格交渉の前に現地に詳しい弁護士や弁理士にも相談しました。同じ技術用語でも国が違えば法的解釈が異なる可能性があります。言語や文化の壁で誤解が生じないよう、契約条件について双方が正しく理解できているか専門家の助言を仰いだのです。入念な下調べと専門家からの情報収集のおかげで、山田さんは国際契約特有の落とし穴を事前に把握し、自信を持って交渉テーブルに臨むことができました。

契約言語の壁：多言語契約と誤解防止の工夫

最初の打ち合わせで、契約書の言語について話題が上りました。欧米企業側は契約文書は英語ベースを希望しています。国際契約では英語が事実上の共通語ですが、山田さんは安易に英語単独の契約書にすることは避けました。日本語と英語では法律用語のニュアンスが異なり、翻訳次第で意味が変わってしまう恐れがあるからです。両国の言語で契約書を用意し、どちらの言語版を正本（優先する版）とするかを明記することにしたのです。こうすることで、将来万一解釈の相違が生じても、どちらの文言を基準に判断するか明確になります。

加えて、専門の法務翻訳者やバイリンガルの弁護士に契約書案をチェックしてもらい、誤訳による解釈ミスの芽を摘みました。契約書の言葉は非常に厳密で、一語の違いが当事者の権利義務に大きな影響を与えます。実際、海外企業との契約では通常、双方の言語で契約書を作成し、翻訳上の問題に注意すべきと指摘されています。専門知識を持つ人による綿密な翻訳チェックと、「英語版と日本語版のどちらを正式版とするか」を定めた言語条項の挿入によって、言葉の壁から生じるリスクに備えました。

準拠法と紛争解決条項：法的基盤を固める交渉

契約言語と並んで重要なのが、どの国の法律を契約の準拠法とするか、そして紛争が起きた場合の解決方法です。山田さんはまず相手側に、日本企業として可能なら日本法を準拠法にしたいと提案しました。しかし海外企業側は自国法を指定したい意向もあり、ここは綱引きとなりました。結局、両者の中間点として「契約の準拠法は中立的な第三国法にする」選択肢も含め検討し、互いに納得できる落とし所を探ります。

紛争解決方法についても協議が行われました。裁判所での訴訟にするか、仲裁機関を利用するかで利点が異なるためです。海外企業側は国際商業会議所（ICC）の仲裁を提案してきました。仲裁であれば中立的な場で迅速に解決でき、さらに仲裁判断は多くの国で執行可能だと説明を受けます。実際、ニューヨーク条約には160を超える国が加盟しており、外国で下された仲裁判断も加盟国では自国の判決と同様に執行できるとされています。山田さんはこのメリットに注目し、万一争いが生じたときの強制執行のしやすさを考慮して国際仲裁案を受け入れました。ただし仲裁地や手続機関（ICCなど）の指定、仲裁判断までのプロセスについて細部を詰め、また訴訟も選択できるよう相手国の裁判管轄も条項に盛り込み、紛争解決条項を万全に整備しました。

契約対象の明確化：許諾する権利の範囲を定める

いよいよライセンス契約の具体的条件について議論が進みます。まずライセンスの対象となる特許や技術を明確に特定することが重要です。山田さんは契約書の定義条項に、自社が許諾する特許権の番号と正式名称を列挙しました。これによって、どの技術・発明がライセンス範囲に含まれるか双方に誤解のないようにします。また、契約対象にノウハウ（非公開技術情報）が含まれる場合には、別途秘密保持義務を課した上で、その利用範囲を限定する条項も追加しました。例えば提供先社内のみで使用し第三者への開示は禁止する、といった具合です。

さらに話し合いでは、将来の「改良発明」の扱いも議題に上りました。相手企業がライセンスを受けた技術をベースに改良開発を行う可能性は十分考えられます。その際に生まれた改良技術の権利を誰が保有し、ライセンスの対象に含めるかどうかは、後々トラブルになりやすいポイントです。山田さんは契約書中に改良技術の取り扱い条項を設け、改良が生じた場合は双方に通知・協議すること、そして何をもって「改良技術」と定義するかを明確に記載しました。改良の定義をはっきりさせておけば、「どこからが新発明で別契約が必要か」といった認識のズレを防げるからです。こうした事前の取り決めによって、予期せぬ技術発展があっても円満に対処できる枠組みを用意したのです。

ライセンス形態と地域制限：独占権か非独占権か

契約条件の交渉では、ライセンスを独占的なものにするか非独占的なものにするかも大きな論点になりました。相手企業は自社だけがその技術を使えるようにしたいと、独占ライセンスを希望しています。独占ライセンスの場合、ライセンシー（相手企業）が排他的に特許を実施でき、競合他社に技術を渡らない安心感があります。一方でライセンサー（自社）にとっては他社への再ライセンスができなくなり、自社自身でその特許を利用することも制約される可能性があるため慎重な判断が必要です。その代わり条件面では譲歩を引き出せます。一般に、独占的に知財を使える方がライセンス料（ロイヤルティ）は高く設定される傾向があります。山田さんは独占供与する代わりに高めのロイヤルティ率と最低保証額を要求し、交渉のテーブルにつきました。

また実施を許諾する地域（テリトリー）の設定も見逃せません。契約で何も定めなければ、ライセンシーは全世界で特許を使えることになりかねませんが、それでは自社が別地域でライセンス展開する余地がなくなります。山田さんはライセンス地域を「北米市場限定」と区切る提案をしました。これにより、例えば欧州やアジア地域では自社が別のパートナーとライセンス契約を結ぶ余地を残せます。逆に相手企業としても、自社が力を入れる市場だけ独占的に使えれば十分だと納得しました。加えて、どの用途・製品分野で技術を使えるかも制限をかけます。契約書には「本特許に基づくライセンスは自動車分野の〇〇用途に限る」といった文言を盛り込み、用途の範囲外で勝手に技術を使われないようにしました。こうした地理的・用途的な範囲の規定により、山田さんは自社特許の利用範囲をコントロールしつつ、相手企業にとっても魅力的な独占権を提供するバランスを取りました。

ロイヤルティ設定と税務対応：収益バランスの最適化

契約交渉の山場として、ライセンス料（ロイヤルティ）の設定があります。山田さんは相手企業と、初期一時金＋ランニングロイヤルティ（売上高の一定割合）という形で合意に近づきました。ロイヤルティ率は独占供与であることを踏まえてやや高めに設定しつつ、相手の事業計画も考慮して現実的な数字に調整しました。また支払通貨を米ドル建てにするか円建てにするか、為替変動リスクを誰が負うかといった点も議論し、為替レートが一定以上変動した場合にロイヤルティ率を見直す条項などを検討しました。

さらに忘れてはならないのが国際税務の対応です。海外企業から継続的にロイヤルティ送金を受ける場合、支払国側で源泉徴収税が課税される可能性があります。例えば米国企業が日本企業へ特許使用料を支払う際、通常はアメリカで一定額の税金が天引き（源泉徴収）されます。しかし日米間には租税条約があり、適切な手続きを踏めば源泉税が免除されるケースがあります。山田さんはこの点も見逃さず、相手に租税条約に基づく免税措置の利用を提案しました。具体的には、相手企業にIRS（米国内国歳入庁）提出用の免税申請書類（W-8BEN等）を用意してもらい、日本側でも租税条約の適用届出を行うことで、源泉税ゼロでロイヤルティを受け取れる可能性があります。契約書にも「租税条約に基づく税務上の特例を最大限活用し、必要な協力を双方行う」旨を記載し、どちらが税負担を負うかも明確に定めました。こうして税務リスクを低減しつつ、ロイヤルティによる収益を最大化する工夫を凝らしたのです。

契約期間と終了条件：安定したパートナーシップのために

長期的な取引になるほど、契約期間や終了条件の取り決めが重要になります。山田さんたちは契約期間を「基本5年＋双方合意で延長可能」と設定する方向で合意しました。特許の存続期間いっぱいまでライセンスを続ける案もありましたが、技術や市場の変化に柔軟に対応するため定期見直しの余地を残した形です。また、途中解約や契約解除の条件についても議論しました。例えばライセンシーがロイヤルティ支払いを一定期間怠った場合や、秘密保持義務に違反した場合など、重大な債務不履行時には契約を解除できる旨を明記することで一致しました。

さらに山田さんが念を入れたのは、特許が無効化された場合の扱いです。万一、特許権が契約期間中に特許庁や裁判所で無効と判断されてしまったら、ライセンシー側から「もう権利がないのだからロイヤルティを減額してほしい、返金してほしい」と要求されるリスクがあります。そこで契約書に「特許が無効となった場合のロイヤルティ取扱い」を定めました。具体的には、契約対象特許が最終的に無効になった場合でも、ライセンス提供により相手が享受した利益やノウハウ提供の対価として一定期間のロイヤルティは返還しない旨を盛り込み、両社納得の上で契約継続の有無を協議する、といった条項です。幸い相手もこの条件を受け入れ、権利消滅時の対応について事前に合意することができました。このような取決めにより、予期せぬ事態が起きても契約関係が混乱しないよう備えています。

権利維持管理と侵害対応：役割分担を明確に

契約期間中、特許権を適切に維持管理することも大切です。特許料の年金支払い漏れで権利が消滅してしまっては元も子もありません。山田さんは特許維持費用や更新手続を誰が担うかを契約条項で定めました。今回のケースでは、ライセンス供与先の国における特許維持年金は基本的に特許権者である自社が支払うこととしつつ、独占ライセンスの範囲内ではライセンシーにも費用負担や実務協力してもらうことで合意しました。例えば年金支払い期限の通知を受け取ったら速やかに山田さんに連絡する、といった取り決めです。最終責任は権利者側にあるものの、協力して維持管理する体制を築いたのです。

一方、第三者による特許侵害への対応も事前に決めておく必要があります。もし契約特許を無断で使う第三者が現れたら、誰がそれを見つけて警告し、必要なら訴訟を起こすのか。日本の特許法では、専用実施権（独占的ライセンス）を登録すればライセンシー自身も侵害者に差止請求や損害賠償請求ができますが、通常実施権者（非独占ライセンス）の場合は自ら訴えることは認められません。また国によっては契約で認めてもライセンス先が直接訴訟を起こせない法制のところもあります。そこで山田さんは契約書に「第三者による侵害が判明した場合の対処」を定めました。具体的には、侵害発見時にまず双方で協議し、原則として特許権者である自社が主体となって差止めや訴訟措置を取ること、ライセンシーは必要な協力（情報提供や証拠提出）を行うことを約束しました。必要に応じてライセンシーによる権利行使も検討するものの、その場合でも事前に特許権者の書面同意が必要とするなど手続きを規定しています。こうした役割分担を明文化することで、いざという時にも迅速かつ連携して侵害対策を打てるように備えました。

表明保証と責任制限：リスクをコントロールする契約工夫

契約交渉の終盤で話題になったのは、契約当事者それぞれの表明保証（Representations and Warranties）と責任範囲の制限についてです。相手企業からは「提供された特許が第三者の権利を侵害していないこと」を保証してほしいと求められました。しかし山田さんは、自社が権利者であることは保証できても、「世界中のどの知財とも衝突しない」とまで広く保証するのはリスクが高すぎると考えました。そのため、契約書上の表明保証条項では「自社が本特許の正当な権利者であり、当社の知る限り第三者の知的財産権を故意に侵害していない」という限定的な文言に留めました。実務上も、第三者特許を全く侵害していない旨を正面から保証するのではなく、「〇〇社の知る限りにおいて侵害がない」といったナレッジクオリファイヤー（知識に基づく限定）を付けたり、あるいは「契約締結時点で第三者から侵害のクレームを受けていない」という事実に限定する例が推奨されています。相手企業もこの修正を受け入れ、自社に過度なリスクが及ぶのを避けることができました。

また同時に取り決めたのが、損害賠償責任の範囲を限定する責任制限条項です。契約違反やトラブルが生じた場合でも、無制限の損害賠償を負うのは企業にとって致命的になりかねません。そこで双方合意の上、「直接かつ現実の損害を超える逸失利益・間接損害については賠償責任を負わない」旨を契約に明記しました。例えば特許の実施が滞ったことで相手が得られなかった将来利益（逸失利益）や、ビジネス機会の逸失、第三者から追及された二次的損害などについては、お互い請求しない約束です。さらに、契約当事者の一方に故意・重過失や法令違反がない限り、一件当たりの賠償額の上限をロイヤルティ総額の○か月分までとする、といった上限設定も行いました。責任制限条項は英文契約では Limitation of Liability として定型的に入れることが多く、山田さんもそれにならった形です。これにより、万一訴訟沙汰になっても損害賠償リスクが青天井にならず、ビジネス上コントロール可能な範囲に収めることができました。

独禁法と輸出規制の遵守：契約に潜む法規制への目配り

最後に山田さんは、契約条項が独占禁止法（競争法）上問題を起こさないかも確認しました。特許ライセンス契約だからといって、競争法の適用外になるわけではありません。技術供与の条件次第では、市場における公正な競争を阻害するとみなされる恐れがあります。例えば「ライセンシーは当該技術分野では他社製品を製造販売してはならない」という過度な競合制限や、「改良技術はすべてライセンサーに無償譲渡する」といった一方的な要求は、反競争的な契約条件とみなされ独禁法に抵触しかねません。そこで契約ドラフトを精査し、必要以上に相手の事業を制限する恐れのある条項は緩和・削除しました。幸い今回の契約範囲と条件は、あくまで当事者間の技術提供と対価の取り決めであり、市場シェアや価格協定など競争市場への直接的な影響は小さい内容でした。それでも最終版の契約書は念のため法務部内で独禁法チェックを行い、公正取引委員会のガイドライン等も参照して問題のないことを確認しています。

さらに輸出管理（安全保障貿易管理）規制への対応も重要です。今回は最先端の電子部品技術であり、軍民両用（デュアルユース）技術に該当する可能性も考慮しました。日本では外国為替及び外国貿易法に基づき、特定の機微技術を外国企業へ提供する際に経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。例えば製品図面や製造ノウハウを海外の相手企業に電子メールで送信するだけでも、「特定の技術の提供」とみなされ許可が求められるケースがあります。山田さんは自社の輸出管理担当部署とも連携し、この契約対象技術がリスト規制等に該当しないかを調査しました。幸い直接の該当はなかったものの、契約書には「双方は輸出管理関連法令を遵守し、必要な許認可取得に協力する」旨の条項を入れました。例えば今後ライセンス提供の過程で高度な技術情報の提供が必要になった場合、一緒に許可申請手続きを行うことを約束しています。お互いにコンプライアンスを徹底する姿勢を示すことで、安心して国際取引を継続できる体制を築いたのです。

交渉の成功と知財の収益化：パートナーシップが生んだWin-Win

こうして紆余曲折を経た契約交渉も、最終的には双方が納得するライセンス契約の締結というゴールにたどり着きました。山田さんにとって初めての海外企業との特許ライセンス交渉でしたが、事前準備から契約条件の詰めまで、一つ一つのポイントを丁寧に確認したおかげで大きなトラブルもなく合意に至りました。契約締結後、北米市場において相手企業は自社製品に山田さんの会社の特許技術を活用し始め、定期的にロイヤルティが支払われるようになりました。これまで眠っていた自社の特許が、新たな収益源として息を吹き返した瞬間です。まさに知財の収益化を実現した瞬間でもありました。山田さんは、知的財産を自社だけで抱えるのではなく外部企業と協業することで、新たなビジネスモデルと収益機会を創出できることを実感しました。

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（本記事はAIを用いて作成しています。）

参考文献リスト

1. 日本弁理士会「世界特許とは何でしょうか？」jpaa.or.jpjpaa.or.jp
   https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01/
2. 明倫国際法律事務所『海外企業と契約をする際に気を付けるべき点』meilin-law.jp
   https://www.meilin-law.jp/海外企業と契約をする際に気を付けるべき点/
3. 世界知的所有権機関（WIPO）『WIPO仲裁 ガイドブック』wipo.int
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/wipo_pub_919_2020.pdf
4. 発明協会「特許ライセンス契約等の留意点と契約文作成演習」講座資料inpit.go.jp
   https://www.inpit.go.jp/blob/katsuyo/pdf/training/4_01.pdf
5. マネーフォワード「ライセンス契約とは？種類やロイヤリティの決め方など解説」biz.moneyforward.combiz.moneyforward.com
   https://biz.moneyforward.com/contract/basic/3849/
6. 日本貿易振興機構（JETRO）「米国からロイヤルティーを受け取る場合の源泉税課税」jetro.go.jpjetro.go.jp
   https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001117.html
7. 経済産業省「安全保障貿易管理 早わかりガイド」jetro.go.jp
   https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/security_trade_control/pdf/guide/202401_v2.pdf
8. Business Lawyers「知的財産権の帰属と第三者の権利侵害に関する契約書の条項は？」businesslawyers.jp
   https://www.businesslawyers.jp/articles/1157
9. Business Lawyers「特許発明を実施している第三者に対するライセンシーの請求手段とは」businesslawyers.jp
   https://www.businesslawyers.jp/practices/928