M&Aで特許出願中の技術を買収する際の注意点

こんにちは、株式会社IPリッチのライセンス担当です。

M&A（企業の合併・買収）では、特許出願中でまだ特許権が成立していない技術の扱いに注意が必要です。本記事では、経営者や起業家の皆様に向けて、特許出願中の技術をM&Aで買収する際のポイントと注意事項について、知財の収益化という観点も交えながら分かりやすく解説します。

M&Aと特許出願中の技術の価値評価と収益化

M&Aにおいて特許やノウハウなどの知的財産（IP）は企業価値の重要な構成要素です。近年では主要企業の企業価値の大半を無形資産（特許やブランドなど）が占めるという分析もあり【1】、優れた技術とそれを保護する特許は買収価値を大きく左右します。特に特許出願中の技術は将来の特許権取得によって競争優位をもたらす可能性を秘めた資産です。買収側にとって、その技術が自社の事業戦略に合致し独自性が高ければ、将来的に製品展開でリードしたり他社を牽制したりできるでしょう。また特許権取得後には、その技術を他社にライセンスしてロイヤリティ収入を得るなど知財の収益化につなげることも可能です。

とはいえ、特許出願中の技術の価値評価は容易ではありません。まだ権利化（特許として成立）していないため将来本当に特許が取得できるか不確実であり、取得できても権利範囲（他社を排除できる範囲）が十分広いかどうか見極める必要があります。また、その特許が実際のビジネスに与えるインパクトも評価ポイントです。例えば「自社では活用できていない特許出願中の技術」があれば、買収によってそれを活かせる企業に渡ることで初めて価値を発揮するケースもあります（実際、中小企業では特許を持っていても製品化できず価値が埋もれている例があります【2】）。一方で、買収側がその技術の重要性に気付かず放置すれば、せっかく得た知財資産を眠らせてしまいかねません【2】。したがって、売り手・買い手双方にとって特許出願中の技術のポテンシャルを正しく評価し、その収益化戦略まで視野に入れておくことが重要です。

さらに言えば、価値が高いのは現在進行形で他社に侵害されている特許です。極端な表現に聞こえるかもしれませんが、他社が無断で利用している技術に対する特許を持っていれば、権利行使によりライセンス料や損害賠償といった直接的な収益を得られる可能性が高いからです。日本の特許法では、特許権者は侵害者の得た利益をそのまま自らの損害額（賠償額）とみなすことができると規定されています【3】。つまり、他社がその技術を使って大きな利益を上げているほど、その特許（出願中の場合は将来成立すれば）がもたらす金銭的価値も大きくなるということです。ただし、特許出願中はまだ権利行使できない点には注意が必要です（特許権は出願が特許査定・登録されて初めて発生します）。特許出願が公開された後であれば、将来権利化した際に出願公開後の実施に対して相当の補償金を請求できる制度もありますが、実際に収益化するには特許成立まで待つ必要があります。このように特許の価値は活用次第とも言えますので、買収の段階で将来の活用・収益化プランを描いておくことが大切です。

M&Aで特許出願中の技術を買収する際のデューデリジェンスと注意点

M&Aでは買収対象企業の知的財産について事前調査、いわゆる知財デューデリジェンス（DD）を実施し、リスクの有無や価値を評価します。この段階で特許出願中の技術に関して特に注意すべき事項を整理すると次のとおりです。

• 権利の帰属確認: その発明（特許出願中の技術）に関する特許を受ける権利および特許出願自体が確実に対象企業に帰属しているかを確認します。発明者が社員である場合、就業規則や契約で発明を会社に承継させる取り決め（職務発明規程）が適切に行われ、発明者から会社への権利譲渡が完了しているかチェックします。また共同研究や外部との共同出願で生まれた技術であれば、他に共同出願人・共同権利者がいないか、その持分や同意なく権利を譲渡できない制限【2】にも留意が必要です。
• ライセンスや担保の有無: 対象の特許出願や関連技術について、第三者へのライセンス供与履歴がないか調べます。もし既に他社に独占的ライセンスを与えている場合、買収後に買い手が自由にその技術・特許を使えない可能性がありますので評価額にマイナス要因となります【2】。通常実施権（非独占ライセンス）の契約がある場合も、その契約内容（期間やサブライセンス権の有無等）を確認しましょう。同様に、特許出願や関連特許が銀行等に担保（質権）として提供されていないかも重要なチェックポイントです【2】。担保に入っていれば、権利譲渡やライセンスに制約が生じる可能性があります。
• 特許出願のステータス: 出願中の特許の現在の審査状況を確認します。審査官から既に拒絶理由通知を受けていないか、受けている場合その内容は解消可能かを検討します。過去に拒絶査定（最終的な拒絶）が出て不服審判中などであれば、特許成立の見込みに大きな不確実性があります。また、出願から時間が経ちすぎている場合は権利化戦略に問題がないか（権利化に消極的だった理由は何か）を問いただす必要もあるでしょう。場合によっては早期審査制度の活用など、速やかな権利取得に向けた対応策も検討します。
• 他社権利との抵触調査: 対象企業の技術が他社の特許を侵害しているリスク（FTO：Freedom to Operateのリスク）がないか確認することも重要です。せっかく買収しても、その技術を製品化・実用化した途端に第三者から特許侵害で訴えられるようでは大きな損失を招きます。特許出願中の技術ということは、その技術分野において他社も特許出願をしている可能性があります。関連する公開特許や競合他社の権利を事前に調査し、抵触しそうなものがあれば買収前に対策（設計回避やライセンス交渉等）を検討すべきです。知財デューデリジェンスでは、このような知財関連の偶発債務や紛争可能性も洗い出して評価します【2】。

以上のチェック項目を踏まえて、買い手は対象技術・特許資産がどの程度価値を生むか、逆に将来リスクを孕んでいないかを総合評価します【2】。例えば、対象企業が核心技術について重要な特許を持っていれば将来の収益源として買収価値は上がります。一方で、その特許がすでに他社に独占ライセンスされていれば自由に使えず価値半減となります【2】。また特許出願中の技術に関し、「同様の特許を競合も出願していて権利紛争になる恐れがある」「技術が他社特許を侵害していて買収後に訴訟リスクがある」などの場合は慎重な検討が必要です【2】。デューデリジェンスの結果判明したリスクについては、契約交渉で対処することも可能です。重大な懸念があれば買収額の調整（例：減額や将来支払いの条件化）、あるいは表明保証条項で売り手に知財リスクについて保証させる、といった対応策を取ることが一般的です。売り手の立場では、知的財産に関する情報を正確に開示し、問題があれば事前に解決しておくことが求められます。不利な事実を隠してM&Aを進めると、後から発覚した際に損害賠償請求を受けるリスクもあります。したがって、特許出願中の技術を含む知財の棚卸しと必要な権利整備を事前にしっかり行い、自社の知財の強み・弱みを把握した上でM&Aに臨むことが重要です。

M&A後の特許出願中の技術の収益化戦略：ライセンスと権利行使

特許出願中の技術を買収した後は、その技術と将来得られる特許権をいかに活用するかが成功の鍵となります。買収先の技術と特許を自社製品やサービスに組み込んで競争力を高めることはもちろんですが、それ以外にも収益化の方法があります。以下に主な戦略を示します。

1. 他社へのライセンス供与: 自社では使い切れない技術や業界標準になり得る特許であれば、他社にライセンスすることでロイヤリティ収入を得る道があります。特許権が成立すれば、ライセンス契約によって合法的に他社に技術実施を許可し、対価を継続的に得ることが可能です。ライセンス形態には自社以外の誰にでも実施を許す通常実施権と、特定の相手に独占的に実施を許す専用実施権があります。どちらを選ぶかはビジネスモデルによりますが、例えば業界内で広く使われる基盤技術であれば複数社への非独占ライセンスによって大きな市場から幅広く収益を上げられます。一方、自社のみが使えるようにして競争優位を確保したい技術であれば、あえて他社にはライセンスせず独占的に利用する判断もあるでしょう（あるいはごく一部のパートナー企業にだけ独占ライセンス契約を結ぶことも考えられます）。いずれにせよ、ライセンス契約を結ぶ際には特許契約の専門知識が必要です。契約範囲（特許のどの権利をどこまで許すか）、ロイヤリティ計算方法、サブライセンス権の有無、契約期間や終了条件など慎重に定める必要があります【5】。将来の紛争を防ぐため、契約時には弁護士・弁理士など専門家の助言を得ることが望ましいでしょう【5】。

2. 権利行使（侵害差止や訴訟）による収益化: 他社が自社の持つ特許（買収によって得た特許権）を無断で使用している場合、権利行使によって収益を得る方法もあります。具体的には、まず侵害している企業に対して警告を発しライセンス契約を提案するのが一般的です。それにより和解金やライセンス料を得られる可能性があります。仮に交渉が決裂した場合には、裁判所に差止請求や損害賠償請求の訴訟を提起することになります【3】。訴訟により勝訴すれば、侵害品の生産・販売の停止や賠償金の支払いといった救済を得られます【3】。前述のとおり日本法では侵害による利益相当額を損害賠償として請求できるため、大きな市場で侵害が生じていれば非常に高額の賠償を勝ち取れる可能性もあります【3】。ただし訴訟には時間と費用がかかり、被告から特許無効を主張されるリスクもあります。したがって、訴訟による収益化を図る場合は、特許の有効性に自信が持てるか、訴訟コストに見合うリターンが期待できるかを慎重に見極める必要があります。また強硬な法的措置に出る前に、相手とのライセンス交渉や和解で解決できないか模索する柔軟さも重要です。

3. 特許の転売・ポートフォリオ戦略: 場合によっては、取得した特許出願中の技術・特許を自社で保有し続けるよりも、然るべきタイミングで第三者に売却してしまう方が有利なこともあります。例えば自社の事業戦略が変わり当該技術を活用しなくなった場合や、他社の方がその特許を必要として高値で買ってくれる場合です。特許は財産権ですから、事業譲渡の一環としてではなく特許そのものを売買することも可能です（日本でも特許権の譲渡取引は増加傾向にあります【4】）。特許を売却すれば一時金を得られ、維持年費など今後のコスト負担も無くなります。一方で手放した特許を他社がどう使うか（自社に不利に作用しないか）も考慮が必要です。近年では、自社では眠っている特許を積極的に売却・外部展開してキャッシュ化する動きも見られます【4】。買収によって得た特許群（ポートフォリオ）の中で、自社戦略と合致しないものは売却し、コアとなる特許に経営資源を集中するというのも一つの戦略です。特許の売買やライセンスの専門市場やプラットフォームを活用すれば、適切な相手に権利を橋渡ししつつ利益を得ることができます。

まとめ

以上のように、M&Aで取得した特許出願中の技術については多角的な活用策を検討すべきです。自社で独占的に技術を活かして事業拡大を図るか、他社にライセンスを提供して安定収入源とするか、あるいは思い切って特許を売却して資金化するか──いずれにせよ、知的財産を眠らせず事業価値向上につなげることが重要です。特許は取得して終わりではなく、その後の活用こそが真の価値を生みます。本記事で挙げた注意点を踏まえ、適切に権利リスクを管理しながら、ぜひ知財の積極的な活用・収益化にチャレンジしてみてください。

特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」（https://patent-revenue.iprich.jp）では、こうした特許の売買やライセンス仲介を専門にサポートしています。買収した特許の有効活用や収益化をご検討の際には、ぜひ無料登録のうえご活用ください。

（この記事はAIを用いて作成しています。）

参考文献

1. 郡司浩太郎「無形資産の価値に注目する」野村総合研究所, 2021 – https://www.nri.com/content/900033116.pdf
2. 髙畑豪太郎・天野里史・嵐口拓哉「M&Aにおける知財デューデリジェンス」『知財管理』Vol.72 No.9 (2022年9月) – https://www.midosujilaw.gr.jp/_wp/wp-content/uploads/2022/10/MA%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9.pdf
3. 特許庁「特許権侵害への救済手続」(※2024年2月14日更新) – https://www.jpo.go.jp/support/ipr/patent-kyusai.html
4. TT Consultants, “Patent Monetization: How To Choose Between Licensing And Selling” (2022) – https://ttconsultants.com/patent-monetization-how-to-choose-between-licensing-and-selling/
5. 吉羽真一郎・佐藤安紘「特許ライセンス契約の留意点」Business Lawyers (2017年12月22日) – https://www.businesslawyers.jp/practices/709