M&Aで買い手が確認すべき知財関連の質問リスト

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

本記事では、経営者・個人事業主・起業家の方々に、M&Aの場面で買い手が売り手企業に確認すべき知的財産（特許等）に関する質問事項をまとめました。知財デューデリジェンスの重要ポイントや知財収益化の視点を交え、特に「現在侵害されている特許が最も価値がある」という観点にも触れて解説します。

M&Aにおける知財デューデリジェンスの重要性と収益化視点

M&Aにおいて知的財産（知財）の調査は、対象会社の競争力の源泉となる技術やブランドが適切に保護されているか、そして対象会社が他社の知財を侵害していないか、また他社から侵害されるリスクがないかを確認することが主な目的です【1】。近年では、オープンイノベーションの進展に伴い知財そのものを獲得する目的のM&Aも増加しており、知財が企業価値に占める割合も高まっています【1】。その結果、M&A取引に先立って知財の状況を把握・評価する知財デューデリジェンスの重要性は一層増しています。

知財デューデリジェンスには、大きく「リスクの調査」と「知財価値の評価」という2つの側面があります【2】。前者は対象会社に潜む知財関連のリスクを洗い出す作業であり、後者は保有する知財がどれだけ事業に貢献し収益を生む可能性があるかを見極めることです。例えば、対象会社の重要な特許が実際に市場で活用されている場合、その特許は競争優位をもたらす資産であると同時に、他社による無断使用（侵害）への対処次第で収益源ともなり得ます。「現在侵害されている特許こそが最も価値がある」とも言われるように、第三者が無断で使っている特許技術は市場ニーズが裏付けられた技術ともいえ、権利行使によってライセンス料や損害賠償といった収益を得られる可能性が高いからですondatechno.com。実際、特許をビジネスとする専門企業（いわゆるNPE＝非実施主体）などは侵害されている特許を積極的に探し出して購入しようとするほど、その収益価値に注目していますondatechno.com。したがって、買収側の企業は単に知財リスクの有無を確認するだけでなく、対象会社の知財が持つ収益化ポテンシャルまで視野に入れて評価することが重要です。

以下、M&Aで買い手が売り手に対して確認すべき知財関連の主な質問ポイントを、(1)知的財産権そのものの確認、(2)知財関連契約の確認、(3)知財侵害リスクと収益機会の確認、(4)知財管理体制の確認のカテゴリーに分けて解説します。それぞれのカテゴリごとに具体的な質問事項を列挙しますので、デューデリジェンスのチェックリスト作成等にお役立てください。

M&Aの買い手が特許・知財で確認すべき主な質問ポイント

特許など知財権の確認事項（保有資産と権利関係）

• どのような特許・商標・意匠・実用新案などの知的財産権を対象会社は保有していますか？ – まず買い手は、対象会社の事業に関連する重要な技術やブランドがどの知財権によって保護されているかを把握しますjms-support.jp。対象会社の競争優位性を支える発明やデザイン、ブランド名称等が漏れなく特許権や商標権などで権利化されているかを確認しましょう。
• それら知財権は正しく権利化・維持されていますか？ – 保有している各知財権について、特許庁等の登録原簿を取得して権利状況を調査しますjms-support.jpjms-support.jp。具体的には、権利者（名義人）は対象会社自身となっているか、権利の存続期間は有効か、年金（特許料など維持費）は適切に支払われているかをチェックしますjms-support.jp。仮に権利移転の未登録や年金不納による権利失効があれば、知財の価値は大きく損なわれるため注意が必要です。
• 知財権に第三者の権利設定や制限は付いていませんか？ – 保有特許などについて、第三者に独占的なライセンス（専用実施権）が設定されていないか、知財を担保に提供して借入等を行っていないかを確認しますjms-support.jp。これらは登録原簿や契約書で確認可能です。第三者への専用実施権が設定されている場合、対象会社自身もその特許を自由に実施できない可能性があり、買収後の事業展開に制約が生じます。また知財が担保提供されていれば、買収後にその知財を失うリスクもあるため要チェックです。
• 特許など知財権に係る係争や無効リスクはありますか？ – その特許に対して無効審判や異議申立てが提起されていないかを確認しますjms-support.jp。権利化後でも無効審判によって特許が無効になる可能性は常にあり、重要な特許が係争中であれば重大なリスク情報です。また、審査段階で拒絶理由となった公知技術など重要書類も開示させ、将来無効となるリスクの大きさを把握することが望ましいでしょう（短期間のDDでは詳細調査は難しいケースもありますが、重要特許については検討が必要です）。
• 著作権やソフトウェアの権利帰属は明確ですか？ – ソフトウェアやデザインなど著作物に関しては、特許などと異なり登録制度がないため、誰が著作者で誰が著作権を保有しているかを契約書等から確認する必要がありますjms-support.jp。対象会社の提供する製品・サービスで使用されているソースコードやコンテンツの著作権が第三者に帰属していないか、外部委託や共同開発の場合は適切に権利譲渡や利用許諾を受けているかをチェックしましょう。著作権については、契約で著作権の移転範囲（翻案権等の包含）や著作者人格権不行使の明記がされているかも確認ポイントですjms-support.jp。
• 営業秘密やノウハウは保護されていますか？ – 特許化していない技術情報や顧客リスト等の営業秘密があれば、社内で秘密情報として十分に管理されているかを確認しますjms-support.jp。例えば、秘密保持に関する社内規程の整備状況やアクセス権管理、重要情報に対する暗号化や物理的保管方法などをヒアリングします。特定のキーパーソンだけがノウハウを独占していないか、万一その人物が退職・流出しても営業秘密が失われない仕組み（例えば引継ぎやドキュメンテーション）があるかもチェックすべき事項ですjms-support.jp。
• 主要なドメイン名は適切に管理されていますか？ – 対象会社の公式サイトやサービスで使用している重要なドメインネームについて、当該ドメインが対象会社名義で登録されているかを確認しますjms-support.jp。whois情報を調べ、もし代表者の個人名義や第三者名義になっている場合は、買収後に権利移管やトラブル対応が必要になります。ドメインはブランド戦略上も重要な知的財産ですから、抜け漏れなく確認しましょう。

知財関連契約の確認事項（ライセンス・譲渡契約など）

• 対象会社が締結している知財関連の契約一覧は何ですか？ – 対象会社が関わる知財のライセンス契約（他社から技術をライセンス供与されている、または他社へ自社技術をライセンスしている契約）、知財の譲渡契約（特許権や商標権を他社から譲り受けた/譲り渡した契約）、共同開発契約（他社と技術開発を共同で行った契約）などを網羅的にリストアップし、その内容を確認しますjms-support.jp。知財関連契約は事業運営に直接影響するものが多いため、抜けのないよう対象会社に開示を求めましょう。
• M&Aによって影響を受ける契約条項はありますか？ – 特にライセンス契約について、M&A後も契約が継続可能かを確認しますjms-support.jp。契約書中に**チェンジ・オブ・コントロール条項（Change of Control）**が含まれていないかをチェックしてくださいjms-support.jp。これは、契約当事者の支配権変更（買収や合併）が生じた際に契約解除や事前承諾を要求する条項です。この条項があると、対象会社が他社からライセンス供与されている技術について、買収後に契約が終了してしまうリスクがあります。買い手としては、重要なライセンス契約にこの条項が無いか、ある場合は事前にライセンサー（提供元）から承諾を得られるか検討する必要があります。
• 知財ライセンス契約の内容（範囲・期間・独占権など）は適切ですか？ – ライセンス契約書の具体的内容も精査します。ライセンス範囲（地域・用途・製品範囲）、ライセンス形態（独占か非独占か）、サブライセンス権の有無、契約期間、ロイヤリティ料率などを確認し、買収後の事業計画に照らして問題がないか検討しますjms-support.jp。例えば、対象会社がライセンサー（自社技術を提供する側）である場合、その契約が他の競合他社にも同じ技術をライセンス可能な内容かどうかは、買収後の独占的優位性に影響します。また、対象会社がライセンシー（技術提供を受ける側）である場合、契約が自社ビジネスを十分にカバーする範囲になっているか、ライセンス料負担は適切かなども確認ポイントです。
• 知財契約上の特別な義務やリスク事項はありますか？ – ライセンス契約以外にも、知財譲渡契約や共同開発契約に特有の確認事項があります。たとえば特許や著作物の譲渡契約では、著作権法27条・28条が示す翻案権などの二次的著作物利用権がちゃんと譲渡対象に含まれているか、また著作者人格権不行使の条項が盛り込まれているかをチェックしますjms-support.jp。明記が無い場合、譲渡人（もとの権利者）が後から著作者人格権を行使して支障を来す恐れがあります。同様に、共同開発契約では成果となる知財の権利帰属（単独か共有か）や、共有の場合の権利行使ルール（相手方の許諾なく実施・出願できるか等）が定められているかを確認しますjms-support.jp。さらに、ライセンス提供側（ライセンサー）である対象会社については、提供した特許が後日無効になった場合に受領済みのライセンス料を返還する義務が契約上定められていないかも重要ですjms-support.jp。こうした特約があると、知財の有効性にリスクが発覚した際に大きな債務を負う可能性があるため、注意深く確認しましょう。

知財侵害リスクと収益機会の確認（紛争・権利侵害）

• 対象会社は第三者の知的財産権を侵害していませんか？ – 買い手にとって最も深刻なリスクの一つは、対象会社の製品やサービスが他社の特許権や商標権などを侵害しているケースです。もしそのような事実があれば、買収後に差止請求による製品販売の停止や、損害賠償請求による予期せぬ出費を強いられる可能性がありますjms-support.jp。デューデリジェンスでは、対象会社に対し自社製品が他社権利を侵害していない旨の確認を求めると共に、過去に受け取った警告書や権利主張の有無についてもヒアリングします。特許や商標については、侵害リスクに関する社内調査記録や、他社との間で締結したクロスライセンス契約が無いか等も確認しておくと安全です。
• 第三者が対象会社の知財権を侵害していませんか？ – もう一つ重要な視点は、他社が対象会社の特許権や商標権を無断で使っていないかという点ですjms-support.jp。対象会社の持つ有力な特許技術を競合他社が侵害して製品化している場合、対象会社としては市場シェアを奪われ売上が減少するリスクがありますjms-support.jp。他方で、前述したようにそれは裏を返せば収益機会にもなり得ます。実際に対象会社が現在進行形で特許権侵害訴訟を提起している、あるいは検討中の案件があるかを確認しましょうjms-support.jp。もし訴訟には至っていなくとも、「競合X社の製品は自社特許Aを侵害している疑いがあるが未対応」といった情報があれば重要です。買収後にその侵害を追及することでライセンス料収入や和解金を得られる可能性があるからです。上述のようにNPEなどが侵害特許を狙っている例もあり、侵害を受けている特許は放置せず権利行使すれば価値を生むことを意識しましょうondatechno.com。知財デューデリジェンスでは、対象会社が現在関与している知財係争（提起している訴訟や申し立て、あるいは提起されている紛争）があるか、また過去の和解・示談の経緯なども開示させ、今後のリスクと収益機会の両面を評価しますjms-support.jp。
• 知財紛争リスクへの対応策は講じられていますか？ – 発見された知財侵害リスクに対し、対象会社がどのような対応策を取っているかも確認します。例えば他社特許を侵害しているリスクが判明した場合、代替技術への切り替え計画や、ライセンス交渉の予定はあるかなどを聞きます。逆に自社特許が侵害されている場合、差止や損害賠償請求に向けた証拠収集や弁護士対応は行っているかも重要です。これらへの対処方針が無い場合、買収側で戦略を立て直す必要があります。また、最終的な契約交渉段階では、売り手に対し開示した知財関連情報が真実かつ完全であることの表明保証を求めることも一般的ですjms-support.jp。万一デューデリジェンスで把握できなかった隠れた侵害リスクが後から発覚した場合に備え、契約上の補償を取り付けることでリスクヘッジが可能となります。

知財管理体制の確認事項（社内ルール・職務発明など）

• 対象会社の知財戦略・管理体制は整っていますか？ – 単に権利の有無だけでなく、対象会社が社内で知財をどう位置付け管理しているかも重要な調査ポイントです。まず、知財管理を担当する部署や専門人材の有無を確認しますjms-support.jp。専任の知財担当者がいるか、あるいは経営層が知財戦略を認識して意思決定しているかは、買収後に知財を活用できるかを左右します。また、知財関連の社内規程や運用フローが整備されているかも見ますjms-support.jp。発明の社内提案制度、出願決定までのプロセス、権利化後の維持管理方法（年金管理や権利移転手続のフローなど）が文書化され実践されていれば、知財管理成熟度は高いと言えます。
• 従業員の発明や創作物の取扱いルールはありますか？ – 職務発明規定は整備されていますか？ これは社員が行った発明の権利帰属や報奨について定める社内ルールのことですipbase.go.jp。買収側は、この規定がきちんと策定・運用されているかを確認します。適切な職務発明規定があれば、従業員が職務上生み出した発明は原則会社に帰属し、従業員には相応の報奨金を支払うことで紛争を防止できます。一方、規定が無かったり不十分だと、買収後に元従業員が「自分の発明に対する適切な対価を受けていない」と主張して訴訟になるリスクがあります。これは実際に日本でも職務発明訴訟が発生している論点ですので、必ず確認しましょう。
• 秘密保持契約（NDA）の運用や情報セキュリティ体制はどうですか？ – 営業秘密や技術情報の漏洩を防ぐために、取引先や従業員・役員との間でNDAを締結しているか、その運用状況も確認します。さらに社内の情報アクセス権限の管理、機密データへの技術的防御策（暗号化やアクセスログ監視）、退職者の持ち出し防止策など、情報管理の実務面もヒアリングしますjms-support.jpjms-support.jp。知財の管理体制を調査することで、対象会社が知財戦略を持っているか、持っている場合その内容が事業内容に照らして合理的かどうかも見えてきますjms-support.jp。例えば特許出願数ばかり多くても事業と無関係な権利ばかりでは経営資源の無駄遣いですし、逆に重要技術なのに特許取得していなければ機会損失です。知財管理体制の良し悪しから、対象会社の知財に対する姿勢や戦略性を読み取ることができ、これも評価・交渉時の重要な判断材料となりますjms-support.jp。

以上、M&Aにおける知財デューデリジェンスで買い手が売り手に確認すべき主な事項と質問例をまとめました。知的財産はリスク管理の対象であると同時に、適切に活用すれば収益を生む資産でもあります。買収プロセスでは網羅的な確認が必要ですが、平時から自社の知財を戦略的に管理・整備しておくことで、いざという時に企業価値を高める武器となるでしょう。

特許を保有する企業の方は、特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」に特許を無料登録し、眠れる知財を収益化する機会をご活用ください。👉 https://patent-revenue.iprich.jp

参考文献

1. 経営承継支援 M&A BUZZ「法務DDにおける調査事項②『知的財産』」2020年10月13日（最終更新2022年11月14日）jms-support.jpjms-support.jp
2. 特許庁 IP BASE「知的財産デュー・デリジェンス 標準手順書 Seller’s DDのススメ」2018年ipbase.go.jpipbase.go.jp
3. 弁理士法人オンダ国際特許事務所「特許の収益化」コラム（2010年）ondatechno.com
4. 経営承継支援 M&A BUZZ「法務DDにおける調査事項②『知的財産』」2020年10月13日（最終更新2022年11月14日）jms-support.jpjms-support.jpjms-support.jpjms-support.jp