米国で生まれた発明を日本から先に出願していい？Foreign Filing Licenseの確認ポイント

株式会社IPリッチのライセンス担当です。日本企業でも、米国拠点の研究者や米国在住エンジニアが開発に参加することは珍しくありません。その発明について、日本出願やPCT出願を先に進めようとしたとき、「日本企業の案件だから日本から出せばよい」と考えると、米国のForeign Filing License（外国出願許可）の確認を見落とすことがあります。

知財の収益化では、権利を取得する国や出願順序だけでなく、権利化の前提となる手続を守ることが重要です。株式会社IPリッチが運営するPatentRevenueは、日本国内の特許を無料登録し、売却・ライセンス募集につなげるサービスです。海外特許そのものは登録対象ではありませんが、米国で生まれた発明を含むポートフォリオを事業化・ライセンスするなら、外国出願許可の有無を含め、出願経緯を説明できるようにしておく必要があります。

35 U.S.C. §184は、米国でなされた発明について、米国出願から6か月を経過する前に外国へ特許出願等を行う場合、原則として米国特許商標庁からのライセンスが必要になる仕組みを定めています。対応する米国出願がまだない場合にも許可が必要になることがあります。一方、対応する米国出願が6か月以上前から係属し、Secrecy Orderが課されていないなど所定の条件を満たす場合は、Foreign Filing Licenseが不要となる場面があります。

重要なのは、出願人の国籍や会社所在地だけで判断しないことです。基準となるのは、対象となる発明が米国内でなされたかという点です。国際共同開発では、発明の完成に誰がどこで関与したかを確認しないまま出願順序を決めると、後で手続上の問題が生じる可能性があります。

この記事では、Foreign Filing Licenseが必要になる基本場面、米国出願を先に行った場合の確認方法、PCTとの関係、追加事項を含む場合、誤って先に外国出願した場合の救済まで整理します。

Foreign Filing Licenseは米国の安全保障審査と結び付いた制度

Foreign Filing Licenseは、単なる出願順序の事務ルールではありません。米国には、国家安全保障上センシティブな発明についてSecrecy Orderを課す制度があり、外国出願許可はその審査と関係しています。

35 U.S.C. §184では、米国でなされた発明について、米国出願から6か月より前に外国へ出願する場合、Commissioner for Patentsからのライセンスが必要とされています。Secrecy Orderの対象となる発明については、関係機関の同意なしにライセンスを付与できない仕組みです。

したがって、Foreign Filing Licenseを「米国出願を先に出すための形式的な許可」とだけ理解するのは不十分です。発明内容が国外へ送られること自体が安全保障審査と関係するため、外国代理人へ技術資料を送るタイミングにも注意が必要です。

判断基準は「会社が米国企業か」ではなく発明が米国でなされたか

37 CFR 5.11は、米国でなされた発明について、対応する米国出願が6か月未満しか係属していない場合、または米国出願がまだない場合に、外国出願や関連する技術データの国外送付にライセンスを求めています。

そのため、日本法人が出願人でも、米国でなされた発明なら対象になり得ます。逆に、米国企業が出願人であっても、発明が米国外でなされた場合には、このForeign Filing License規制の適用関係が異なります。

国際共同開発では、単に発明者の住所だけで判断するのも危険です。発明がどこでなされたかという事実認定が必要です。アイデアの着想、具体化、実験、設計変更などが複数国にまたがる場合は、案件ごとに専門家と確認する方が安全です。

社内では、発明届に「発明者」「所属」だけでなく、「発明がなされた場所」を確認する項目を設けると、出願ルートの判断がしやすくなります。

米国出願を先に行えば、通常は出願自体がライセンス請求を含む

USPTOのMPEP §140および37 CFR 5.12(a)では、米国でなされた発明についてUSPTOへ出願すると、その出願自体がForeign Filing Licenseを求めるpetitionを含むものとして扱われます。

ただし、出願した瞬間に必ずライセンスが有効になるわけではありません。USPTOのセキュリティ審査を経て、許可された場合にはfiling receiptやその他のofficial noticeにForeign Filing Licenseが付与されたことと日付が示されます。

したがって、実務で見るべきなのは「米国へ出願したか」だけではなく、「Foreign Filing License Grantedの表示と有効日が確認できるか」です。

たとえば、米国仮出願を提出した直後に日本出願や外国出願を予定している場合、米国出願番号を取得しただけで動かず、filing receipt等でライセンスの付与を確認してから進める運用が安全です。

6か月待てば常に自由になるわけではなくSecrecy Orderを確認する

35 U.S.C. §184と37 CFR 5.11では、対応する米国出願が少なくとも6か月前から係属し、Secrecy Orderが課されていないなど条件を満たす場合、Foreign Filing Licenseが不要になる仕組みがあります。

このため「米国出願から6か月経過すれば何も確認しなくてよい」と単純化すべきではありません。Secrecy Orderの有無や、外国出願に追加する内容が米国出願と同じ一般的性質の範囲にあるかなどを確認する必要があります。

特に、米国出願後に技術開発が進み、外国出願で新しい実施形態や追加データを含める場合は注意が必要です。最初に付与されたライセンスが追加事項までカバーするかを確認します。

外国出願に新しい事項を追加する場合はライセンス範囲を確認する

米国出願を基礎に外国出願する際、翻訳だけでなく新しい説明や実施例を加えることがあります。

37 CFR 5.14(c)では、外国へ提出・送付する出願に、対応する米国出願に開示されていない事項が含まれる場合、その外国出願の写しをForeign Filing Licenseのpetitionに添付することが求められる場面があります。

また35 U.S.C. §184(c)は、後のmodification、amendment、supplementが発明の一般的性質を変えず、国家安全保障審査上の扱いを変えない場合には、ライセンスの範囲に含まれ得る仕組みを定めています。

実務では「最初の米国出願にライセンスがあるから、将来の追加事項もすべて自動で安全」と考えず、外国出願版と米国版の差分を確認することが重要です。

米国出願なしで日本や外国へ先に出す場合は明示的なpetitionを検討する

事業上、日本出願や特定国出願を先に行いたい場合もあります。米国でなされた発明で、対応する米国出願がない状態なら、37 CFR 5.13に基づくForeign Filing Licenseのpetitionを検討する必要があります。

MPEP §140によれば、対応する米国出願がない場合、petitionにはライセンスを求める対象資料の読みやすい写しを添付する必要があります。USPTOはその資料を基準に許可範囲を判断します。

また、明示的なpetitionには所定の手続と手数料が関係します。金額は改定される可能性があるため、実際の提出時にはUSPTO Fee Scheduleを確認する必要があります。

出願スケジュールが厳しい場合は、締切日の直前に外国出願許可を思い出すのではなく、発明発生時点で「米国でなされた発明か」「米国出願を先にするか」「明示的なライセンス請求が必要か」を決めておくことが重要です。

PCTを使う場合も提出先と技術データの送信先に注意する

PCT国際出願でもForeign Filing Licenseは関係します。

USPTO MPEP §1832では、米国受理官庁に国際出願するだけならForeign Filing Licenseを必要としない場面がある一方、記録原本をWIPO国際事務局など国外へ送付する段階では許可が必要になる場合があることが説明されています。

米国受理官庁に提出した国際出願について、必要性が明らかな場合にはForeign Filing Licenseのrequestが含まれるものとして扱われ、許可できれば別途のやり取りなしに処理される運用があります。

一方、外国の受理官庁へ直接PCT出願する場合や、通常の外国出願を行う場合は、同じ自動的な扱いを前提にできません。米国でなされた発明なら、事前に許可関係を確認する必要があります。

さらに、ePCTなど国外システムへ技術データを入力・送信する場合は、Foreign Filing Licenseだけでなく、輸出管理規制との関係も問題になることがあります。USPTOも、Foreign Filing Licenseがない状態で技術データを国外システムへ送る際には、他の輸出規制へ注意するよう案内しています。

Foreign Filing Licenseと輸出管理は同じものではない

Foreign Filing Licenseを取得すれば、あらゆる輸出規制を気にしなくてよいわけではありません。

37 CFR 5.11は、特許出願の準備・出願・審査に関連する一定の技術データ輸出についてForeign Filing Licenseとの関係を定めていますが、ITAR、EAR、原子力関連規制など別の制度が存在します。

MPEP §140も、状況によってはDepartment of State、Department of Commerce、Department of Energyの輸出規制に従う必要があることを示しています。

軍事、宇宙、暗号、先端半導体などセンシティブな技術では、知財部門だけで「出願だから大丈夫」と判断せず、輸出管理担当や外部専門家と連携することが重要です。

誤って先に外国出願した場合にはretroactive licenseの制度がある

Foreign Filing Licenseを取得すべきだったのに、誤って外国出願を先に行ってしまうケースがあります。

35 U.S.C. §184は、一定の場合にretroactive、つまり遡及的なライセンスを付与できることを定めています。USPTOには37 CFR 5.25に基づくretroactive foreign filing licenseのpetition手続があります。

ただし、「後から申請すれば必ず治る」という制度ではありません。USPTOの案内では、所定の要件を満たす必要があり、許可されない場合もあります。

また35 U.S.C. §185は、Foreign Filing License規制に違反した場合の米国特許権への影響を定めています。したがって、違反を認識したら放置せず、速やかに米国代理人と事実関係を整理し、必要な救済手続きを検討することが重要です。

社内では、誤りを隠すよりも、どの発明について、いつ、どこへ、誰が出願・送信したかを確定することが最初の対応になります。

国際共同開発では発明届の段階から「発明場所」を管理する

Foreign Filing Licenseの問題は、出願直前だけ確認しようとすると見落としやすくなります。

日本本社、米国研究所、外部委託先が一つの発明に関与する場合、誰がどの技術的特徴を創作したか、その活動がどこで行われたかを記録します。発明者認定と発明場所は別の論点ですが、両方を開発記録から確認できるようにしておくと判断しやすくなります。

発明届に、発明者の勤務地、発明に関与した場所、米国での技術的貢献の有無、最初に予定する出願国を記録する欄を設ける方法もあります。

そのうえで、米国でなされた可能性がある案件にはフラグを付け、外国代理人へ技術資料を送る前に知財担当がForeign Filing Licenseを確認する運用にします。

出願順序を決める前に4点を確認する

米国拠点が関わる発明について、最初に確認すべきなのは「どの国で早く権利化したいか」だけではありません。

第一に、発明が米国内でなされたかを確認します。出願人の国籍ではなく、発明の成立場所が重要です。

第二に、対応する米国出願があるなら、その出願日とForeign Filing Licenseの付与表示を確認します。filing receiptやofficial noticeに示された許可日より前に外国出願しないよう管理します。

第三に、米国出願から6か月以上経過している場合でも、Secrecy Orderの有無と、外国版に追加する技術内容を確認します。

第四に、米国出願を先にしない場合や、米国出願にない追加事項を外国へ送る場合は、明示的なForeign Filing Licenseのpetitionが必要かを確認します。

PCT、海外代理人へのドラフト送付、ePCTへの技術データ入力なども、単なる事務処理ではなく「技術情報を国外へ送る行為」として扱う必要があります。

Foreign Filing Licenseは、外国出願の直前にだけ思い出す制度ではありません。国際共同開発の発明管理、出願国決定、ドラフト作成、外国代理人への送付を一つのフローとして管理することが、手続違反を防ぐ最も実務的な方法です。

（この記事はAIを用いて作成しています。）