PCTから米国移行するときに見落としやすい実務ポイントと知財収益化の設計

株式会社IPリッチのライセンス担当です。日本企業が特許協力条約（PCT）に基づく国際出願を経て米国へ国内移行する際、日本国内の特許出願の延長のような感覚で事務手続きを進めてしまうケースが散見されます。読者の皆様の中にも、「PCTから米国に入るが、国内移行で具体的に何を確認し、どう対処すべきか分からない」という悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。特に米国では、発明者宣誓書、譲渡書類の記録、高額なクレーム追加費用や多項従属クレームへの対応、そして情報開示陳述書（IDS）など、見落としやすい実務ポイントが多数存在します。本記事では、米国への移行を単なる各国の手続きの一つとして終わらせるのではなく、米国市場でのライセンス供与、特許売却、あるいは競合他社の牽制に向けた「事業を守り、利益を生むための設計作業」として捉え直すための実務上の重要ポイントを解説します。米国特許の実務とライセンス戦略の全体像を把握し、自社の知的財産を事業に活用するためのヒントを提供いたします。

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結論から考える米国特許移行と知財収益化の設計図

PCT国際出願から米国への国内移行手続は、所定の期間内に必要な手続きを行えば完了する単純な事務処理ではありません。最終的な結論として、米国への移行段階は、対象となる発明を米国市場におけるビジネスツールへと変換するための「最初の関門」であると認識する必要があります。米国特許商標庁（USPTO）における審査は、米国独自の法制度や手数料体系、情報開示義務などを前提として進行します。

したがって、国内移行時において重視すべきは、「どのクレームで自社の事業を守り、あるいは他社からのロイヤルティ収益を狙うのか」という権利化後の出口戦略です。移行時に必要に応じて予備補正を行い、米国の審査実務と市場環境を踏まえたクレームセットを構築しなければ、不要なコストが発生するだけでなく、いざ権利行使の際に侵害立証が難しい特許となる可能性があります。発明者要件の確認からIDSへの対応に至るまで、実務手続きを、米国市場でのライセンス、特許売却、競合牽制という知財活用の目標から逆算して設計することが重要です。

PCTルートによる米国移行の基本知識と日本実務との決定的な違い

米国特許を取得するための主要なルートの一つが、PCT国際出願を経由した米国国内段階への移行です。35 U.S.C. §371に基づく手続では、原則として優先日から30か月までに基本移行料を納付し、必要な国際出願の写し等を整えることが重要です。基本移行料を期限までに納付しない場合、米国について出願が放棄されたものとして扱われ、救済には別途の手続が必要となる場合があります。一方、英語翻訳文や発明者の宣誓書・宣言書については、一定の要件を満たせばUSPTOからの通知後に追加料金を伴って後提出できる場合があります。

また、PCT出願を基礎として35 U.S.C. §111(a)による米国出願を行う、いわゆるバイパス出願を選択することもあります。通常のcontinuationやdivisionalではPCT出願に記載されていない新規事項を追加できません。新たな事項を加える必要がある場合にはContinuation-in-Part（CIP）を検討することになり、追加された新規事項についてはPCT出願日の利益が及ばない点に注意が必要です。また、PCT出願との継続性を維持するため、出願時期とbenefit claimを適切に管理しなければなりません。

日本実務との違いの一つは、発明者情報と宣誓書等の扱いです。日本では、発明者から特許を受ける権利を承継した法人が出願人となることが一般的です。米国でも現在は譲受人等が出願人となることができますが、真の発明者を正確に特定し、原則として各発明者について所定の宣誓書または宣言書を整える必要があります。

言語の要件についても注意が必要です。PCT国際出願が日本語で行われている場合、米国国内段階では英語翻訳文が必要です。ただし、この翻訳は国際出願として提出された内容を忠実に反映するものでなければならず、米国向けに内容を追加したり変更したりした文書を翻訳文として提出することはできません。米国審査を見据えてクレーム等を変更する場合は、翻訳とは別に、new matterを追加しない範囲で予備補正等として行います。したがって、正確な翻訳と、米国実務に合わせた補正を区別して進めることが重要です。

米国特許商標庁における最新の費用制度と予算超過を防ぐポイント

米国移行時に多くの日本企業が直面するのが、想定以上の庁費用です。USPTOは手数料を改定しており、米国移行の手続きを日本と同じ感覚で進めると、クレーム構成などによって予算を超過する可能性があります。

国内移行における費用には、基本移行料、調査料、審査料などがあります。調査料については、PCTの国際調査機関や国際調査報告の状況などに応じて金額が異なります。USPTOの料金表は改定されるため、移行時点の最新料金を確認して予算を組む必要があります。

さらに見落としてはならないのが、超過クレーム費用と多項従属クレームに関する追加費用です。USPTOの料金体系では、独立クレームが3つを超える場合や、総クレーム数が20を超える場合に追加料金が発生します。

米国では多項従属クレームを含む出願にも所定の追加料金があり、多項従属クレームはクレーム数の算定でも引用先に応じた扱いを受けます。日本や欧州で用いられているクレームセットをそのまま米国国内段階に持ち込むと、想定外の追加料金につながる場合があります。そのため、国内段階移行時に不要なクレームを整理し、多項従属クレームを必要に応じて単項従属化することが費用管理上重要です。

また、2025年1月19日からはContinuing Application Feeが導入されています。最先のbenefit dateから6年を超え、または9年を超えてから一定のcontinuation、divisional、CIP等でbenefit claimを提示する場合には追加料金が発生します。したがって、継続出願や分割出願を長期間維持する戦略では、この新たなコストも考慮して出願時期を検討する必要があります。

米国移行での致命的なミスを防ぐ国内移行実務の徹底

米国での特許審査を円滑に進め、将来のライセンスや権利行使に耐えうる権利を構築するためには、国内移行時の実務において米国特有の手続きを確実に進める必要があります。

発明者宣誓書および譲渡書類の厳格な要件と提出実務

米国特許実務において重要なのが、発明者宣誓書または宣言書と譲渡証の扱いです。発明者は所定の事項を含む宣誓書または宣言書を提出する必要があります。国内段階移行時に未提出であっても、発明者を適切に特定したADSなど必要な要件を満たしていれば、USPTOの通知に従って後から提出できる場合があります。

しかし、発明者が既に退職している場合や、連絡が取れない場合、あるいは署名を拒否する場合があります。このような場合には、法定要件を満たす出願人が、発明者の死亡、法的能力の欠如、署名拒否、合理的な努力をしても発明者を発見・連絡できないことなどを理由として、代替陳述書を提出できる制度があります。

さらに、発明者から企業への権利移転を証明する譲渡証についても注意が必要です。35 U.S.C. §261では、譲渡等をその作成日から3か月以内、または後の善意の買受人・抵当権者による取得より前にUSPTOへ記録しなければ、その後の一定の取得者に対抗できない場合があります。特許の売却やライセンス交渉において権利帰属が不明確であれば、デューデリジェンス上の問題となります。移行手続を外部に任せきりにせず、社内の発明者情報の更新と署名回収、譲渡記録の確認を移行スケジュールに組み込んでおくことが重要です。

費用削減と権利行使を見据えたクレームの予備補正

PCT出願時のクレームをそのまま米国へ移行すると、前述の通り超過クレーム費用や多項従属クレームに関する費用が発生する場合があります。これを抑えるための実務的な手段が、国内段階移行時に提出する予備補正です。初回の国内段階提出時に有効な予備補正を行い、不要なクレームの削除や多項従属クレームの整理をしておけば、追加クレーム料金を抑えられる場合があります。

予備補正は単なるコスト削減の手段にとどまりません。米国の競合他社の製品構造や侵害法理を念頭に置き、誰の行為によってクレームの各構成要件が充足されるかという視点からクレームを検討する機会でもあります。複数の主体が関与する方法クレームでは、すべてのステップが一つの主体に直接実行されない場合でも、他者の行為を特定の主体に帰属させられるかが重要となります。米国ではdirection or controlやjoint enterpriseなどの事情により帰属が認められる場合もあるため、対象事業の実施形態を踏まえてクレームを設計することが重要です。

情報開示陳述書を通じた情報提供実務

米国特許実務では、発明者、出願を担当する弁護士・弁理士、その他出願または審査に実質的に関与する一定の個人に、特許性に重要な情報をUSPTOへ開示する義務があります。

PCT国際段階で国際調査機関が引用した文献については、国際調査報告等が米国国内段階のファイルに適切に含まれていれば、別途IDSとして再提出しなくても審査官による考慮対象となる場合があります。一方、日本や欧州などの対応出願で後から引用された文献や、関係者が把握したその他の重要情報については、米国の情報開示義務を踏まえて提出の要否を確認する必要があります。

非英語文献をIDSで提出する場合には、完全な英訳を提出する場合などを除き、原則としてその文献の関連性について簡潔な説明が必要です。また、情報開示義務を負う者が英訳を保有・管理している場合や容易に入手できる場合には、その英訳の提出も求められます。

さらに2025年1月19日からは、出願人等がIDSで提出した情報の累積件数が50件、100件、200件を超える段階に応じてIDS Size Feeが発生する制度が導入されています。提出すべき重要情報を削ることはできませんが、重複資料を漫然と提出し続けないなど、提出記録を適切に管理する必要があります。

米国市場での技術ライセンス契約と権利行使に向けた準備

米国で適切なクレーム設計とリスク管理を経て特許を取得した後は、その特許を活用して実際に収益を生み出すフェーズへと移行します。技術ライセンス契約を締結するにあたっては、米国法上の権利関係と取引条件を踏まえて契約内容を設計する必要があります。

ライセンス交渉で未公開のノウハウや製造条件、ソースコード、今後のビジネスプランなどを開示する場合、NDAは重要なリスク管理手段です。特許として公開済みの技術内容と、営業秘密として管理すべき未公開情報を区別し、必要に応じて情報開示前にNDAを締結して開示記録を残すことが望まれます。

米国企業に対して自社特許のライセンスを提案する際、その特許と対象製品・サービスとの関係を具体的に示すために用いられるのがクレームチャートです。クレームチャートとは、自社の米国特許のクレームにおける各構成要件を分解し、それらが対象となる製品の仕様、取扱説明書、公開されている技術情報などにどのように対応するかを整理した文書です。PCTからの移行段階から将来の対象市場を意識してクレームを設計しておくことは、後のライセンス交渉で技術的な説明の具体性を高めることにつながります。

ライセンス契約では、exclusive licenseとnon-exclusive licenseの違いも重要です。米国法上、exclusive licenseであっても、それだけでライセンシーが単独で侵害訴訟を提起できるとは限りません。契約によって「all substantial rights」が実質的に移転されている場合には単独で原告適格を有することがありますが、権利の一部が特許権者に残されている場合には、特許権者との共同提訴が必要となることがあります。non-exclusive licenseのライセンシーは、通常、第三者を排除する権利に基づく原告適格を有しません。したがって、独占性だけでなく、訴訟権限、サブライセンス権、譲渡権などを含む契約全体の権利配分を検討する必要があります。

ライセンス対価であるロイヤルティの設定も重要です。ロイヤルティの算出方法には、製品売上高に対する一定割合を乗じるランニング・ロイヤルティ方式、製品1個あたりの従量制、一括払いなどがあります。また、ライセンシーから報告される売上高や製造数量を確認するため、契約内容に応じて監査条項を設けることも有効です。監査対象となる帳簿、監査頻度、費用負担、過少申告が判明した場合の対応などを契約時に定めておけば、ロイヤルティ報告の適正性を確認しやすくなります。

不公正な行為がもたらす権利行使不能リスクと情報管理

米国において、情報開示義務への重大な違反が「inequitable conduct（不公正な行為）」と認定された場合、対象特許が権利行使不能となる可能性があります。

Therasense判決以降、不公正な行為の成立には厳格な基準が適用されています。原則として、USPTOを欺く具体的な意図と、その情報が開示されていればクレームが認められなかったというbut-for materialityを、それぞれ明確かつ説得力のある証拠によって立証することが求められます。

ただし、基準が厳格だからといって情報開示義務を軽視してよいわけではありません。虚偽の宣誓書提出など、積極的かつ重大な不正行為（affirmative egregious misconduct）が認められる場合には、通常のbut-for materialityとは異なる扱いとなることがあります。また、重要な情報を認識しながらUSPTOを欺く意図で意図的に開示しなかったと認定されれば、権利行使に重大な影響が生じます。

PCTからの国内移行案件では、日本や欧州などの対応出願の審査が並行して進むことが多いため、各国で新たに引用された文献や重要情報を米国側でも確認する社内体制を構築しておく必要があります。特許をライセンスや売却の対象とする場合、デューデリジェンスで情報開示の不備やinequitable conductの懸念が見つかれば、特許の評価低下や追加調査の要因となり得ます。収益化を前提とするならば、情報管理は重要なコンプライアンス課題です。

取得した米国特許を事業利益に変える知財収益化の実行

米国特許は取得して終わりではなく、事業やライセンスに活用して初めて投資回収につながります。知財収益化を実行するためには、審査段階から戦略的なアプローチを取る必要があります。

その手段の一つがPatent Prosecution Highway（PPH）の活用です。PCT国際段階等で特許性ありと判断されたクレームがあり、USPTOの要件を満たす場合には、その結果を利用してPPHによる審査促進を申請できる場合があります。PPHは審査を早めるための制度であり、特許査定そのものを保証するものではありませんが、早期権利化が事業上重要な案件では検討価値があります。

審査過程でUSPTO側の所定の処理遅延が生じた場合には、Patent Term Adjustment（PTA）によって特許期間が調整される場合があります。PCT国内段階の場合、PTAにおける一定の期間計算は35 U.S.C. §371(b)に基づく国内段階の開始、または要件を満たして§371(f)に基づく早期開始を求めた場合の開始時点と関係します。単に書類を提出した日がそのまま起算点になるわけではないため、登録後はUSPTOが算定したPTA日数と満了日を確認することが重要です。

自社のコア事業から外れた技術や、米国市場で自社実施する予定がなくなった特許については、維持費を払い続けるかだけでなく、第三者へのライセンスや売却の可能性も検討対象となります。自社にとって非中核の特許であっても、他社の製品・事業との関係によって経済的価値が生じることがあります。権利範囲、残存期間、対象市場、権利帰属、審査経過などを確認した上で、維持・ライセンス・売却・放棄を比較することが重要です。

技術ライセンスによる収益化を始めるために

PCT経由での米国特許国内移行は、単なる各国の手続きや翻訳作業ではありません。それは、自社の技術を米国市場における権利へと変換し、ライセンスや売却を含む知財活用につなげるための事業設計のプロセスです。

本記事で解説したように、移行時の追加費用を抑えつつ権利行使を意識したクレームを検討することや、期限管理のもとで発明者宣誓書や譲渡書類を整備することは、後のライセンス交渉や特許売却にも影響します。さらに、情報開示義務に適切に対応し、NDA、クレームチャート、監査条項などを案件に応じて活用することで、技術情報を管理しながら収益化を進めやすくなります。

自社が保有する知的財産の中に、まだ収益化の可能性を十分に検討していない特許はないでしょうか。米国特許については米国案件に対応できる専門家や仲介ルートを含めて検討する必要があります。一方、PatentRevenueは現時点では国内特許を対象としており、国内の休眠特許や未活用特許について売却・ライセンスの可能性を探る場合には、無料登録から活用を始めることができます。

（この記事はAIを用いて作成しています。）