Small Entity / Micro Entityは本当に使っていい？米国出願費用を下げる前に確認すべきこと

株式会社IPリッチのライセンス担当です。米国特許商標庁（USPTO）において特許を出願・維持する際、多くのスタートアップ企業や中小企業が活用しているのが、手数料が大幅に減額される「Small Entity（小規模実体）」や「Micro Entity（極小規模実体）」の制度です。しかし、「自社は小規模だから自動的に要件を満たすはずだ」と安易にステータスを選択していないでしょうか。

実は、大企業とライセンス契約を締結したり、資金調達の過程で特定の権利移転義務を負ったりしたことにより、これらの資格要件を満たさなくなるケースがあります。資格を失った後も、必要な通知や手続きを行わずに安い手数料のまま支払いを続けると、故意の虚偽申告と判断された場合には、特許が権利行使不能となる深刻なリスクを抱えることになります。

本記事では、各エンティティの正確な要件から、資格喪失時の実務対応、ライセンス契約がステータスに与える影響、そして誤申告のリスクまで、米国出願費用を下げる前に確認すべき重要ポイントを解説します。

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米国出願費用の削減に向けたステータス選択の結論

スタートアップや中小企業だからといって、米国での出願において自動的にSmall Entityとして費用を安く抑えられるわけではありません。結論から言えば、USPTOにおける手数料減額のステータスは、企業規模のみならず「特許の権利の帰属状況」や「ライセンスその他の権利移転義務の有無」によって決定されます。

一度資格を満たして減額制度の適用を受けたからといって、特許の存続期間中にわたりそのステータスが保証されるわけではありません。ただし、Small EntityとMicro Entityでは、資格の確認や資格喪失通知が必要となる時期が異なります。

Small Entityは、一度そのステータスを確立すれば、その後に事情が変わった場合でも、次に発行料または維持年金を支払う時点まではSmall Entityの手数料を納付できます。資格を満たさなくなった後、最初に到来する発行料または維持年金の納付前または納付時に、資格喪失を示す書面を提出し、適切な料金を支払う必要があります。

一方、Micro Entityは、Micro Entity料金を支払うすべての時点で資格を満たしていなければなりません。資格を失った後に手数料を納付する場合は、その納付前または納付時に資格喪失通知を提出する必要があります。

必要な手続きを怠り、資格がないことを認識しながら減額料金を支払い続けた場合、USPTOに対する故意の虚偽申告とみなされ、特許の権利行使に重大な影響が生じる可能性があります。出願費用の削減はキャッシュフローの観点から重要ですが、コンプライアンスを遵守し、自社の知的財産を安全に維持・管理する視点が不可欠です。

Small EntityおよびMicro Entityに関する基本知識

米国特許の実務において、Small EntityおよびMicro Entityの定義は連邦規則集によって規定されています。正しく制度を活用するためには、まずこれらの法的な定義と要件を把握することが出発点となります。

Small Entityは、主に3つのカテゴリに分類されています。第一に「個人」であり、発明者や権利を譲り受けた個人が該当します。第二に「中小企業」であり、米国中小企業庁（SBA）の基準に従い、関連会社を含めた従業員数が500人以下の企業が該当します。第三に「非営利組織」であり、一定の高等教育機関などが含まれます。

Small Entityとして認められるためには、原則として、Small Entityの要件を満たさない者に対して、対象となる発明に関する権利を譲渡、付与、移転またはライセンスしておらず、かつ、それらを行う契約上または法律上の義務を負っていないことが求められます。連邦政府が保有する一定の使用権など、規則上の限定的な例外はありますが、大企業との契約であれば常に問題がないというものではありません。

特にスタートアップ企業が「中小企業」としてSmall Entityの資格を主張する場合、SBA規則に基づく「関連会社（Affiliates）」のカウント方法に注意が必要です。関連会社とは、一方の企業が他方の企業を支配している、または支配する力を持っている関係を指し、議決権だけでなく、一定の拒否権などによる支配が問題になる場合もあります。

ベンチャーキャピタルが有する権限の内容によっては、関連会社と判断された企業の従業員数が合算され、500人の上限を超える可能性があります。ただし、VCから出資を受けただけで、そのVCや投資先企業が当然にすべて関連会社になるわけではありません。通常の投資保護を目的とした権限と、企業の経営を支配できる権限は区別して検討する必要があります。SBA規則上の例外が適用される場合もあるため、資本構成、株主間契約、拒否権その他の権利を個別に確認することが重要です。

さらに、Small Entityの条件を満たす出願人のうち、より厳しい基準をクリアした場合は、Micro Entityとして更なる手数料の減額を受けられます。Micro Entityには大きく分けて「総収入基準」と「高等教育機関基準」の二つのルートがあります。

総収入基準では、出願人、発明者および共同発明者について、原則として、過去に発明者等として記載された対象となる米国特許出願が4件を超えていないことが求められます。ただし、外国出願、米国仮出願、過去の雇用関係に基づいて旧雇用主へ譲渡された一定の出願など、件数に含まれない出願があります。

また、各対象者の前年の総収入が、米国国勢調査局の公表する世帯収入中央値の3倍を超えていないことも必要です。さらに、この基準を超える総収入を得ている者に対して、対象発明の権利を譲渡、ライセンスしておらず、それらを行う義務も負っていないことが求められます。収入を外貨で得ている場合は、米国内国歳入庁が公表する年間平均為替レートを用いて米ドル換算して判定します。

高等教育機関基準は、出願人の雇用主であり、出願人の主な収入源となっている組織が米国法上の高等教育機関である場合や、対象発明について高等教育機関へ権利を譲渡、ライセンスしている、またはその義務を負っている場合に利用できます。法人企業が大学と関係しているという事情だけで利用できる制度ではなく、出願人、雇用関係および権利関係を個別に確認する必要があります。

米国特許商標庁（USPTO）の割引制度と最新の要件

USPTOは、小規模な事業者や独立系発明家の特許取得を支援するため、Small EntityおよびMicro Entityに対する手数料の減額制度を設けています。2022年末に成立した「Unleashing American Innovators Act of 2022」により、割引率が拡大されました。

以前はLarge Entityの手数料を基準として、Small Entityは50％、Micro Entityは75％の割引が適用されていましたが、法改正後はSmall Entityの割引率が60％、Micro Entityの割引率が80％となっています。

この割引は、基本出願料、調査料、審査料、特許発行料、維持年金、審判関連費用、審査継続請求（RCE）の費用など、多くの特許関連手数料に適用されます。ただし、すべてのUSPTO手数料に一律に適用されるわけではないため、実際の納付額は最新の料金表で確認する必要があります。

資金力が限られるスタートアップや大学発ベンチャーにとって、この制度は米国で特許ポートフォリオを構築し、維持する上で大きなメリットとなります。一方で、USPTOは原則として出願人による自己認証に基づいて減額料金を受け付けています。USPTOが事前に個々の企業の資本関係やライセンス契約を審査し、資格を保証してくれる制度ではありません。

そのため、ステータスを主張する側が、株主構成、関連会社、従業員数、発明者の収入、過去の出願件数、権利移転契約などを調査し、要件を満たしていると判断できる資料を管理しておく必要があります。

出願人のステータス維持と資格喪失時の実務

一度Small EntityやMicro Entityの資格を確立したからといって、特許の存続期間中ずっとそのステータスが有効であるとは限りません。企業が成長して関連会社を含む従業員数が500人を超えたり、Small Entityに該当しない企業に対して特許の権利をライセンスしたりした場合、Small Entityの資格要件を満たさなくなることがあります。

Micro Entityについても、発明者などの総収入が上限を超えた場合や、高収入の相手方に権利を譲渡・ライセンスした場合などには、資格を失う可能性があります。

ただし、資格喪失後の手続きはSmall EntityとMicro Entityで異なります。Small Entityでは、一度ステータスが確立されていれば、事情が変わった後も、次の発行料または維持年金の納付時まではSmall Entity料金を支払うことができます。その後、最初に到来する発行料または維持年金を支払う前または同時に、資格喪失を書面で通知する必要があります。

Micro Entityでは、資格を失った後に到来する手数料を支払う前または同時に、資格喪失通知を提出しなければなりません。単にMicro Entityより高い金額を納付しただけでは、資格喪失の通知として扱われません。

Micro Entityの資格は失ったものの、引き続きSmall Entityの要件を満たしている場合は、Micro Entity資格喪失の通知を提出することで、通常はSmall Entityとして扱われます。Small Entityの資格も失っている場合には、その旨も別途通知し、Large Entityの料金を納付する必要があります。USPTOが提供する資格喪失通知用のフォームを利用することもできます。

登録後の3.5年、7.5年、11.5年の維持年金納付時には、Small Entityの資格について改めて確認が必要です。また、Micro Entityについては、維持年金に限らず、Micro Entity料金を支払うすべての時点で資格を満たしているかを確認しなければなりません。

一方、手数料の支払時点でSmall Entityの資格を満たしていたものの、Small Entityステータスを確立する前にLarge Entityの全額料金を支払った場合には、差額の返金を請求できる可能性があります。この場合、全額を支払った日から3か月以内にSmall Entityの主張と返金請求を行わなければなりません。この3か月という期間は延長できません。

これは、料金を支払った後に事業譲渡などによって新たにSmall Entityになった場合に、過去の支払分が遡って返金される制度ではありません。返金を受けるためには、全額を支払った時点で資格要件を満たしていたことが前提となります。

企業間のライセンス契約がステータスに与える影響

技術ライセンスや共同研究において、特許の帰属やライセンスの取り決めはUSPTOにおけるステータスに直結します。中小企業が保有する特許について、Small Entityに該当しない大企業とライセンス契約を締結した場合、そのライセンスが独占的であるか非独占的であるかを問わず、原則としてSmall Entityの資格要件を満たさなくなります。

ただし、Small Entityでは、ライセンス契約の締結と同時に、すべての手数料を直ちにLarge Entity料金へ切り替えなければならないわけではありません。一度Small Entityステータスを確立している場合、次の発行料または維持年金が到来するまではSmall Entity料金を支払うことが認められています。その発行料または維持年金の納付時に、資格喪失通知と適切な料金の納付が必要です。

また、ライセンス契約が正式に実行される前であっても、共同開発契約、研究契約、オプション契約などに「将来発生する特許権や成果物について、相手方に譲渡する、またはライセンスを付与する義務を負う」といった拘束力のある条項が含まれている場合、その義務によってSmall Entityの資格要件を満たさなくなる可能性があります。

NDAを締結したという事実だけで資格を失うわけではありません。問題となるのは、NDAその他の契約に、対象発明に関する権利の譲渡、ライセンスまたはそれらを行う法的義務が含まれているかどうかです。契約書の名称ではなく、実際の権利義務の内容を確認する必要があります。

大学発ベンチャーの場合も注意が必要です。大学は「非営利組織」としてSmall Entityに該当し得ますが、現行規則上、非営利組織であれば大企業へ自由にライセンスしてもSmall Entity資格を維持できるという一般的な例外はありません。大学についても、Small Entityに該当しない者への権利移転やライセンス、その義務の有無を確認する必要があります。

特許権を大学に残したまま、Small Entityの要件を満たすベンチャー企業にライセンスする場合と、特許権そのものをベンチャー企業へ譲渡する場合とでは、確認すべき当事者や権利関係が異なります。譲渡を受けたベンチャー企業は、中小企業として従業員数、関連会社、ライセンス先、将来の権利移転義務などを独自に確認しなければなりません。

したがって、将来負担する米国庁費用は、単に大学が権利を持っているか、ベンチャー企業が持っているかだけでは決まりません。権利者、ライセンシー、サブライセンシー、投資家との契約を含めた権利関係全体を確認し、資本政策と併せて判断する必要があります。

誤った手数料納付に伴う権利行使上のリスクと判例

資格を失っていたにもかかわらず、誤ってSmall EntityやMicro Entityの安い手数料を支払ってしまった場合、特許の権利行使に重大な影響を及ぼす可能性があります。ただし、USPTOは、善意によってステータスを誤って確立した場合や、資格喪失の通知を誤って行わなかった場合について、救済手続きを設けています。

Small Entityについては、所定の書面を個々の出願または特許ごとに提出し、不足額を納付することで、善意による誤りを是正できる可能性があります。Micro Entityについても、同様に不足額を納付するための規定があります。

不足額の支払いでは、誤って支払った手数料の種類、実際に支払った減額料金、その支払日、不足額などを明細化する必要があります。原則として、不足額を全額支払う日の現行料金と、過去に実際に支払った減額料金との差額を、手数料ごとに計算します。料金が途中で引き下げられた場合などには別の計算規定があるため、最新の規則に基づく確認が必要です。

過去の支払い件数が多い場合には、出願や特許ごとに料金履歴を確認し、各料金の支払日と金額を整理しなければならず、実務上の負担は大きくなります。誤りを発見した場合は、次の手数料納付時まで放置せず、米国代理人などと連携して速やかに是正手続きを検討することが重要です。

一方、これらの誤りが善意によるものではなく、手数料を不当に免れるための故意の虚偽申告であると判断された場合、事態は深刻です。米国特許実務には、USPTOに対する重大な虚偽や情報秘匿と欺瞞の意図が認められた場合に、特許を権利行使不能とする「不公正行為（Inequitable Conduct）」の法理があります。

Nilssen v. Osram Sylvania事件では、特許権者が大企業とのライセンスまたはライセンス義務を負っていたにもかかわらず、Small Entityとして維持年金を支払っていたことが問題となりました。裁判所は、契約内容、繰り返された不適切な納付、当事者の説明の信用性などを検討し、USPTOを欺く意図が認められると判断した特許について、権利行使不能との結論を維持しました。

もっとも、同事件では、維持年金だけでなく、優先日の主張、係属中の訴訟や先行技術の不開示など、複数の不公正行為が争われています。したがって、単なる一度の計算ミスと、意図的・継続的な虚偽申告を同一視することは適切ではありません。

その後、2011年のTherasense事件における連邦巡回区控訴裁判所大法廷判決により、不公正行為の一般的な認定基準は厳格化されました。原則として、問題となる虚偽や不開示がなければ特許が認められなかったという重要性と、USPTOを意図的に欺こうとした具体的な意図の双方について、明白かつ説得力のある証拠が必要とされます。ただし、積極的かつ悪質な不正行為については、重要性に関する例外が認められる場合があります。

したがって、減額料金の誤納付が判明しただけで、直ちに特許が無効または権利行使不能になるわけではありません。善意による誤りであれば、所定の不足額納付手続きを適切に完了することが重要です。一方、資格がないことを認識しながら意図的に減額料金を支払い続けた場合には、侵害訴訟において不公正行為の抗弁を受けるリスクが残ります。

知財収益化と特許出願費用の最適化を両立させる戦略

これまで見てきたように、出願費用の削減には厳格な要件管理とコンプライアンスの徹底が求められます。企業が知財収益化を目指す上では、単にステータスを利用して庁費用を下げるだけでなく、保有する特許ポートフォリオ全体の価値を最大化し、費用対効果を高める戦略が不可欠です。

大企業との間でライセンス契約を締結すれば、将来的にLarge Entityへのステータス変更が必要となり、発行料や維持年金などのコストが増加する可能性があります。しかし、それによって得られるロイヤルティ収入がコスト増を大きく上回るのであれば、ステータス変更はポジティブな事業展開の結果だと言えます。

重要なのは、特許のライフサイクル全体を見据え、コストの増加幅とリターンのバランスを計画的に管理することです。ライセンス契約を締結した後になって資格喪失に気づくのではなく、契約交渉の段階で、どの出願や特許にステータス変更が生じるかを洗い出しておく必要があります。

ライセンス交渉においては、特許のどの請求項が相手方の製品や技術に実施されている可能性があるかを示すクレームチャートを準備し、自社の特許の価値を具体的に説明することが重要です。また、契約締結時には、将来のロイヤルティ報告が正確に行われているかを確認するための監査条項を盛り込むなど、収益を確保するための実務的な手当ても求められます。

NDA、共同開発契約、ライセンスオプションなどを締結する段階から、対象発明に関する権利移転義務が発生する時期を確認し、法務部門、知財部門、経理部門および外部の専門家が情報を共有する体制を構築することが、安全な知財収益化の基盤となります。

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米国出願においてSmall EntityやMicro Entityを活用することは、最大80％の手数料割引につながる強力な手段です。一方、ライセンス契約の締結、企業の成長、資本関係の変化、発明者の収入変動などによって、そのステータスの要件を満たさなくなることがあります。

Small Entityについては発行料および各維持年金の納付時、Micro Entityについては減額料金を支払う各時点で資格を確認することが重要です。資格を失った場合には、単に高い料金を支払うだけでなく、適切な資格喪失通知を提出しなければなりません。過去の減額料金に誤りが見つかった場合には、善意の誤りに対する不足額納付手続きを速やかに検討する必要があります。

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（この記事はAIを用いて作成しています。）