Terminal Disclaimerにサインしてよい？自明型二重特許拒絶と特許期間・分割譲渡の注意点

株式会社IPリッチのライセンス担当です。米国特許の実務において、現地の特許事務所や代理人から「Obviousness-type double patenting（自明型二重特許）の拒絶を受けたため、Terminal Disclaimer（ターミナルディスクレーマ）を提出して応答しましょう」という提案を受けることは珍しくありません。しかし、審査を早く進めたいからといって、提案されるがままにすぐサインしてよいのでしょうか。実は、Terminal Disclaimerの提出には「特許期間の一部放棄」や「関連特許を分割譲渡した場合の権利行使制限」という、事業戦略を根底から揺るがす重大な代償が伴うことがあります。本記事では、自明型二重特許拒絶の基本メカニズムから、Terminal DisclaimerがM&Aやライセンス等の知財ビジネスに与える影響、そして近年の米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）判例に基づく実務上の注意点までを解説します。

知財収益化を推進するうえで、米国特許ポートフォリオの正確な価値評価と法的リスクの管理は欠かせません。安易な権利期間の放棄や権利行使制限の受け入れは、将来のライセンス交渉や企業買収（M&A）における特許群の評価額を下げる要因となります。弊社が提供する知財マネタイズプラットフォーム「PatentRevenue」では、こうした法的リスクを未然に防ぎ、企業が保有する特許群の真の価値を引き出して継続的な収益につなげるための包括的なサポートを行っています。自社特許の収益化ポテンシャルを正確に把握し、戦略的な知財運用を実現したい方は、ぜひ無料登録をご活用ください。

自明型二重特許拒絶とTerminal Disclaimer提出の結論

審査官から自明型二重特許（Obviousness-type double patenting：以下、ODP）の拒絶を受けた際、Terminal Disclaimer（以下、TD）を検討せず直ちに提出することは推奨されません。TDは審査を進めるための実務的な解決策として長年使われてきましたが、提出によって特許期間の一部が放棄される可能性があるだけでなく、対象となる特許を将来分離して譲渡した場合に、TDを提出した特許を権利行使できなくなるという強い制限が継続します。

実務においては、まず引例として挙げられた特許または出願のクレームと、審査中のクレームとが本当に「特許的に区別できない（Patentably indistinct）」のかを詳細に検討し、補正や反論によって拒絶を解消できないかを確認すべきです。また、特許期間調整（Patent Term Adjustment：PTA）が付与される見込みがある場合、TDの提出によってPTAによる延長期間の一部または全部を失うリスクも考慮しなければなりません。将来的なスピンオフや事業売却に伴う特許の移転予定がある場合は、TDによる共通所有条件が重大な障害となり得るため、提出の是非は知財部門だけでなく事業部門を交えて慎重に判断する必要があります。

自明型二重特許（Obviousness-Type Double Patenting）の基本知識

米国特許審査便覧（MPEP）第804節によれば、二重特許（Double Patenting）には大きく分けて2つの種類が存在します。それぞれの根拠と目的を正しく理解することが、適切な拒絶応答の第一歩となります。

法定型二重特許と非法定型二重特許の違い

1つ目は、米国特許法第101条に基づく「法定型二重特許（Statutory Double Patenting）」です。特許法第101条が発明について「a patent」と規定していることなどを根拠として、全く同一の発明（Same invention）に対して複数の特許を付与することを禁じています。法定型二重特許の場合、後述するTDを提出しても拒絶を解消することはできず、クレームの補正や削除によって対応する必要があります。

2つ目が、本記事の主題である「非法定型二重特許（Nonstatutory Double Patenting）」、一般に自明型二重特許（ODP）と呼ばれるものです。これは法律に明文の規定があるわけではなく、判例によって形成された法理（Judicially created doctrine）です。MPEPでは、非法定型二重特許にはanticipation型の判断や、one-wayまたはtwo-wayのobviousness型の判断が含まれると説明されています。

制度の根底にある2つのポリシー

ODPの法理は、主に2つの公的見地（Public policy）から形成されています。

第一に、特許権者が特許的に区別できないバリエーションの特許を取得することによって、実質的な独占排他期間を不当に延長（Unjustified timewise extension）することを防ぐことです。特許制度は、一定期間の独占を認める代わりに、期間満了後は公衆がその技術を自由に利用できるという仕組みです。基本特許の満了後も、特許的に区別できない別の特許によって独占期間が実質的に引き延ばされることは、この原則に反します。

第二に、特許的に区別できない複数の特許が異なる所有者に譲渡され、第三者が複数の権利者から重複して特許侵害訴訟を提起されるという嫌がらせ（Harassment）を防止することです。

ODPは、一般に、対象となる特許・出願が共通所有されている場合や、共通の発明者を含むなど一定の関係にある場合に問題となります。また、共同研究契約の対象となる発明についても、適用される規定や手続によってODPへの対応が必要になることがあります。

Terminal Disclaimerの制度と重大な代償

ODPの拒絶を受けた場合の一般的な対応策が、米国連邦規則集（37 CFR 1.321）に基づくTDの提出です。適切なTDを提出することでODP拒絶を解消できる場合がありますが、これには2つの大きな法的代償が伴います。

特許期間の放棄（Disclaimer of Term）

第一の代償は「特許期間の一部放棄」です。TDを提出すると、審査中の出願から成立する特許について、TDで指定された基準特許等の満了日を超える期間を放棄することになります。

米国特許の基本的な存続期間は、原則として最先の有効な非仮出願日等から20年で計算されます。そのため、関連特許が同じ基礎出願日を共有している場合には、TDを提出しても基本期間に実質的な差がないことがあります。一方、一方の特許にPTAが付与されて満了日が延びる場合などには、TDによって延長部分の一部または全部を失う可能性があります。

TDの影響を判断する際は、単に各特許の出願日を比較するのではなく、優先権関係、継続出願関係、PTA、特許期間延長（PTE）、既存のTDなどを反映した実際の満了予定日を確認する必要があります。

共通所有要件（Common Ownership Requirement）による制限

第二にして最大の代償は「共通所有要件」による権利行使の制限です。37 CFR 1.321(c)に基づく一般的なTDでは、TDを提出した特許と、TDで特定された基準特許または出願から発行される特許が同一の所有者に属している期間に限り、TDを提出した特許を権利行使できる旨を約束します。

したがって、TDを提出した特許だけを他社へ売却し、基準特許を元の所有者に残すなどして所有者が分かれた場合、TDを提出した特許は共通所有条件を満たさず、権利行使できなくなる可能性があります。

これは特許の譲渡自体を法律上禁止するものではありません。しかし、分割譲渡によって権利行使に重大な支障が生じるため、実務上は関連特許を一体として移転しなければならない場合があります。どの特許に制限が及ぶかは、実際に提出されたTDの文言と、そこで特定された特許・出願を確認して判断する必要があります。

提出後の撤回が困難であることと事後提出の限界

MPEP 1490では、提出されて記録されたTDについて、特許発行後に出願人の判断ミスを理由としてその効力を取り消すことは原則として認められないと説明されています。審査の過程で「実は提出しなくても反論できた」「審査官のODP拒絶が誤っていた」と特許発行後に気づいたとしても、訂正証明書（Certificate of Correction）や再発行（Reissue）によってTDを容易に撤回できるとは限りません。

また、権利行使の直前や訴訟中にODPの問題に気づき、遡及的にTDを提出しようとするケースもあります。しかし、Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Laboratories, Inc.事件では、基準となる特許がすでに満了した後にTDを提出しても、満了までに生じていたODPの問題を治癒できないと判断されました。

基準特許の満了後も後願特許による独占が続いていた状態を、後からTDを提出することで遡及的に解消することはできないためです。ODPは、出願審査時だけでなく、訴訟やデューデリジェンスの段階で特許の有効性を左右する問題となります。

近年の判例から読み解く米国特許実務の変化

複数の関連出願が同時に審査されている場合、審査官は仮の自明型二重特許拒絶（Provisional ODP rejection）を行うことがあります。現在の審査実務では、特許的に区別できないクレームが複数の出願に残っている間、仮の拒絶が維持される場合があります。

どちらの出願が先に特許になるか確定していない段階で、不要なTDを提出すると、後の権利期間や譲渡戦略を不必要に制限する可能性があります。一方、仮のODP拒絶が唯一の拒絶理由として残った出願については、出願の期間計算や各出願の状態に応じて、拒絶への対応を求められることがあります。

In re Cellect判決がもたらしたPTAへの影響

2023年のCAFCによるIn re Cellect判決は、特許期間調整（PTA）とODPの関係について重要な判断を示しました。PTAは、USPTOの審査遅延によって失われた特許期間を補填する法定の制度です。

CAFCは、PTAが付与された特許についてODPを判断する際、PTAを加算する前の満了日ではなく、PTAを含む実際の満了日を基準に分析すると判断しました。

これにより、同じファミリーに属する複数の特許のうち、PTAによって満了日が遅くなった特許が、より早く満了する関連特許を基準としてODPの問題を生じる可能性があります。審査中にTDを提出すれば、TDで定めた日付を超える期間を放棄することになるため、PTAによる延長期間を失う可能性があります。

ただし、ODPの成立には、満了日の違いだけでなく、対象クレームが特許的に区別できないことが必要です。PTAを取得した特許が存在するだけで、直ちにその特許が無効になるわけではありません。

Allergan v. MSN判決による適用範囲の限定

In re Cellect判決後、2024年のAllergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd.事件では、CAFCがODPの適用範囲を限定する重要な判断を示しました。

同事件でCAFCは、同じ優先権関係を持つ特許のうち、「最初に出願され、最初に発行されたものの、PTAによって後に満了する特許」について、後から出願・発行され、先に満了する特許を基準としてODPにより無効にすることを認めませんでした。

裁判所は、ODPの目的が、第2の特許を取得することによる不当な期間延長を防ぐことにある点を重視しました。最初に出願・発行された特許が法定のPTAによって得た期間を、後から取得された継続出願の存在によって切り縮めることは、ODPの目的に沿わないと判断したものです。

もっとも、Allergan判決は、あらゆる関連特許に適用される法定のセーフハーバーを設けたものではありません。出願順、発行順、満了日、優先権関係が異なる場合にどこまで同判決が適用されるかは、個別に検討する必要があります。

Ex parte Baurinと上訴再審パネル（ARP）の動向

Allergan判決の適用範囲については、2026年現在もUSPTO内で検討が続いています。USPTO長官は、特許審判部（PTAB）の判断を見直す上訴再審パネル（Appeals Review Panel：ARP）を招集し、Ex parte Baurin事件におけるODP拒絶の取消判断を再検討する手続を開始しました。

ARPは、PTABが審査官によるODP拒絶を取り消した判断を対象として、当事者および第三者から追加の意見を受け付けています。2026年8月1日時点では、USPTOから最終的なARP判断が公表されたことは確認できません。

したがって、Allergan判決が、異なる優先権チェーンや異なる出願時期を持つ特許間のODPにどこまで及ぶかについては、未確定な部分が残っています。実務者は、既存判例だけでなく、今後公表されるARP判断やUSPTOの審査指針を確認する必要があります。

第121条に基づくセーフハーバーとコンソナンス

ODPを回避する上で忘れてはならないのが、米国特許法第121条に基づく法定のセーフハーバーです。親出願の審査において審査官から限定要求（Restriction Requirement）を受け、それに応じて適切な分割出願を行った場合、一定の要件の下で、親出願の特許を分割出願に対するODPの基準として使用することが禁止されます。

ただし、この保護を受けるためには、分割出願が限定要求に応じて行われていることに加え、限定要求によって区分された発明群の境界（Consonance：コンソナンス）を維持している必要があります。

クレームの補正や追加によって、当初の限定要求で分離された発明群を再び混在させると、コンソナンスを失い、第121条の保護を受けられなくなる可能性があります。また、継続出願という名称だけで当然にセーフハーバーが適用されるわけではなく、分割出願としての手続と実質を満たしているかを確認する必要があります。

M&Aおよび技術ライセンス契約における重大なリスク

TDがもたらす共通所有要件は、知財をビジネスに活用する場面において、目に見えにくい制約として機能します。

ポートフォリオ分割による権利行使不能リスク

企業が特定の事業部門をスピンオフしたり、他社にM&Aで事業譲渡したりする場合、関連する特許群も譲渡の対象となります。このとき、譲渡対象の特許と、売却企業の手元に残す特許が過去にTDによって関連付けられていた場合、所有者が分かれることによって、TDを提出した特許が権利行使できなくなる可能性があります。

M&Aのデューデリジェンスにおいて、対象特許の包袋を確認し、TDによる関連特許との紐付けをマッピングすることは極めて重要です。対象特許にTDが記録されている場合は、基準として指定された特許・出願と、その現在の所有者まで確認する必要があります。

TDの存在を見落として取引を完了させれば、買収した特許を単独で権利行使できず、当初想定していた価値を実現できないリスクがあります。必要に応じて、関連する特許群を一括して譲渡する、共同保有を避ける取引構造を採用するなどの対応が必要です。

独占的ライセンスと実質的権利の移転（Immunex事件）

ライセンス契約においても、ODPと所有関係の判断は重大な問題となります。2020年のCAFC判決であるImmunex Corp. v. Sandoz Inc.事件では、独占的ライセンスによって「すべての実質的権利（All substantial rights）」がライセンシーへ移転し、ODPの判断上、ライセンシーが実質的な所有者として扱われるかが争点となりました。

裁判所は、契約の名称ではなく、特許に関する実質的な権利がどこまで移転しているかを契約全体から判断しました。具体的には、訴訟を提起・管理する権利、第三者へ譲渡する権利、サブライセンス権、契約解除権、ライセンサーが留保する権利などが検討対象となります。

同事件では、ライセンサーが二次的な訴訟提起権を保持していたことや、ライセンシーによる第三者への譲渡に一定の承認権を持っていたことなどから、すべての実質的権利が移転したとは認められませんでした。

したがって、独占的ライセンスを設定しただけで、直ちにライセンシーが特許の所有者とみなされるわけではありません。一方、契約内容が実質的な権利譲渡に近い場合には、ライセンシーやその関連会社が保有する特許との間でODPが問題となる可能性があります。

ライセンス実務における確認事項

技術ライセンスや権利譲渡の交渉を進めるにあたり、実務担当者は以下の点を契約やプロセスに反映させる必要があります。

NDA（秘密保持契約）：

ライセンスやM&Aの初期段階で対象特許のリストを開示する際、NDAの枠組みの中で、各特許に付随するTDの紐付け関係も必要に応じて開示し、買い手側が正確なデューデリジェンスを行えるようにする必要があります。

クレームチャート：

第三者に対する権利行使やライセンス交渉のためにクレームチャートを作成する際は、その特許にTDが記録されていないか、記録されている場合には現在も共通所有条件を満たしているかを確認する必要があります。要件を満たしていなければ、技術的に侵害を立証できても、権利行使が制限される可能性があります。

ロイヤルティ：

TDによって特許期間が短縮されている場合、特許権に基づくロイヤルティの対象期間にも影響します。米国では、特許満了後の特許使用を対価としてロイヤルティを課す条項は、判例上、執行不能となるリスクがあります。

もっとも、特許期間中に発生したロイヤルティの支払いを満了後に繰り延べる契約や、ノウハウその他の非特許権を含む契約については、異なる判断があり得ます。契約書では、TDを含めた正確な満了日と、ロイヤルティが何の対価であるかを明確にする必要があります。

監査条項（Audit clause）：

ライセンサーは、所有関係に影響する譲渡、合併、会社分割、組織再編などが行われた結果、TDの共通所有条件が損なわれないよう、通知義務や事前承諾条項を設けることを検討すべきです。

ただし、通常のライセンスやサブライセンスは、それだけで特許の所有権移転を意味するものではありません。どの行為を制限するかは、TDの文言、ライセンス契約の内容、実質的権利の移転の有無を踏まえて設計する必要があります。

共同研究開発（CREATE Act）とTDの特則

他社との共同研究において生まれた発明については、CREATE Actに由来する米国特許法第102条(c)の規定により、一定の要件を満たせば、共同研究契約の当事者が保有する発明を先行技術から除外できる場合があります。

一方、共同研究契約の対象となる非共通所有の特許・出願間で非法定型二重特許拒絶を解消する場合には、37 CFR 1.321(d)に基づくTDが用いられることがあります。

このTDでは、通常の共通所有型TDとは異なり、関連特許を別々に権利行使しないことを約束します。具体的な権利行使には、複数の所有者間の調整や協力が必要になる可能性があるため、共同研究契約では、TD提出への協力、訴訟提起、費用負担、和解権限などをあらかじめ定めておく必要があります。

共同研究契約があるというだけで、すべてのODP問題が自動的に解消されるわけではありません。契約の締結時期、対象となる研究分野、発明の帰属、出願時の開示など、法令上の要件を個別に確認する必要があります。

自社特許の収益化に向けた戦略的アプローチ

このように、TDの提出は特許の経済的価値に重大な影響を与える可能性があります。審査官からODP拒絶を受けた場合は、TDを提出する前に、以下の回避策を検討すべきです。

第一に、拒絶の対象となったクレームと基準特許・出願のクレームを詳細に比較し、特許的な区別（Patentable distinctness）が存在することを主張できないか検討します。ODPでは、明細書に記載された発明全体ではなく、原則として対象となるクレーム同士の関係が中心となります。審査官による自明性の説明が不十分な場合には、反論によって拒絶を解消できる可能性があります。

第二に、第121条に基づくセーフハーバーの適用を受けられないか確認します。親出願で限定要求が行われ、それに応じて分割出願を行っている場合は、分割出願の形式、出願時期およびコンソナンスが維持されているかを確認する必要があります。

第三に、クレームの補正によって基準特許との重複を解消できないか検討します。ただし、権利範囲を過度に狭めれば、TDを避けられても特許の事業価値を失う可能性があります。補正とTDのどちらが有利かは、残存期間、対象製品、競合他社の実施形態などを踏まえて判断すべきです。

第四に、出願順と発行順が逆転している場合は、例外的に「双方向テスト（Two-way test）」の適用可能性を検討します。通常のODPは、後のクレームが先のクレームから見て自明かという一方向（One-way）で判断されます。

双方向テストでは、双方のクレームが互いに自明であることが必要となります。ただし、このテストは、出願人の責めに帰さないUSPTO側の事情によって、後願が先願より先に特許になった場合などに限定されます。単に審査順や発行順が逆転したというだけで、当然に適用されるものではありません。

権利期間と事業価値を守るための判断

米国知財実務において、Terminal DisclaimerはODP拒絶を解消する実務的な手段である反面、使い方を誤れば、貴重な特許期間調整（PTA）の一部喪失や、将来のM&A・ライセンス戦略への制約を生じさせる制度です。特に近年の判例変動により、出願日、発行日、優先権関係およびPTAを含む満了日の厳密な管理は、知財ポートフォリオの価値を維持する上で重要になっています。

TDへの署名を求められた場合に確認すべきなのは、目の前の拒絶を解消できるかだけではありません。少なくとも、どの特許・出願と紐付けられるのか、失われる可能性のある期間はどの程度か、PTAへの影響があるか、将来関連特許を別々に譲渡する可能性があるか、反論や補正による解消が可能かを確認する必要があります。

自社の米国特許群において、過去に提出したTDがどのような紐付けを生んでいるのか、あるいは今後の審査においてTDを提出すべきか否かの判断に迷われた際は、目先の審査対応だけでなく、事業計画と連動した俯瞰的な戦略が求められます。

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（この記事はAIを用いて作成しています。）