米国特許の継続出願はいつ使うべき？“取れた特許”を事業に合わせて育て、収益化につなげる戦略的活用法

株式会社IPリッチのライセンス担当です。米国で特許を出願し、最初の審査で本命となるクレーム（請求項）の許可が得られた後、「競合他社の新製品に対応する別のクレームも残しておきたい」「狭い権利範囲で登録されそうだが、より広い概念での権利化も諦めたくない」「ライセンス交渉前にポートフォリオを厚くしたい」といった課題に直面することは少なくありません。この記事では、米国における継続出願をいつ使うべきかという疑問を持つ知財担当者や経営層に向けて、米国継続出願の仕組み、近年の判例に基づくリスク管理、料金改定への対応など、“取れた特許”を事業に合わせて育て、収益化につなげるための方法を解説します。

取得した特許を単なる防衛手段として保有するだけでなく、他社への技術ライセンス供与や権利売却を通じて直接的な事業の利益に貢献させる「知財の収益化」は、現代の企業経営において極めて重要なテーマです。特許の権利範囲を自社や市場の状況に合わせて柔軟に形作り、特許ポートフォリオとしての価値を高めることは、知財の収益化を成功させるための手掛かりの一つになります。特許権の売却やライセンスによる活用先を探す場合は、候補企業との接点を増やす手段の一つとして、特許売買・ライセンスプラットフォームである「PatentRevenue」に無料登録することも検討できます。自社の技術を必要とするパートナー企業を見つけるための選択肢としてご活用ください。

米国特許制度における継続出願の基本構造と法定要件

米国における継続出願とは、すでに係属中の親出願で開示された発明の内容をもとに、異なるクレームを追求するために行う出願のことです。米国特許法第120条および米国特許商標庁の審査便覧では、継続出願が親出願の出願日の利益を享受するための要件が定められています。

継続出願として親出願の出願日の利益を受けるためには、原則としていくつかの条件を満たす必要があります。第一に、親出願と継続出願が同時に係属する期間が必要です。親出願が特許として発行されるか、放棄される前に継続出願を行う必要があり、時期的要件の管理が重要です。親出願の特許発行料を納付した後であっても、実際に特許が発行される前であれば継続出願を行える場合がありますが、発行日直前の手続には処理上のリスクがあるため、余裕を持って対応する必要があります。

第二に、親出願と継続出願との間で、少なくとも1名の発明者が共通している必要があります。ただし、単に氏名が共通していればよいだけではなく、継続出願で追求するクレームについて、その発明者による発明が親出願の明細書に適切に開示されていることが前提となります。

第三に、継続出願の手続において、親出願に対する特定の参照を行うことが求められます。現在の実務では、出願データシートに親出願の出願番号と、継続出願、分割出願または一部継続出願のいずれであるかという関係性を正確に記載する必要があります。

この特定の参照に不備があると、親出願の出願日の利益を受けられず、途中で公開された文献が先行技術として扱われるなど、重大な結果を招く可能性があります。一定の訂正手続や、意図しない遅延を理由とする回復手続が利用できる場合もありますが、追加料金や立証が必要となることがあるため、出願時の確認が重要です。

さらに、米国特許法第112条に基づき、継続出願で追求する新たなクレームは、親出願の明細書に記載された内容によって十分に裏付けられていなければなりません。明細書に記載されていない新しい技術事項を追加する場合は、通常の継続出願ではなく、一部継続出願として扱う必要があります。

ただし、一部継続出願に含まれるクレームであっても、親出願の開示によって十分に裏付けられている部分については、親出願の出願日の利益を受けられる場合があります。一方、新たに追加された事項を必要とするクレームについては、一部継続出願の出願日が基準となるため、クレームごとにどの出願日の利益を受けられるかを検討する必要があります。

なぜ継続出願が必要なのか？実務における戦略的活用場面

親出願ですでに特許性が認められたにもかかわらず、追加の費用と時間をかけて継続出願を行うことには、特許権を事業に合わせて最大化するという明確な経営上の目的があります。米国特許実務において、企業は主に次のような場面で継続出願を戦略的に活用しています。

審査において、審査官から特定の構成要件を追加するなどの限定的な補正を行えば特許を許可するとの見解が示されることがあります。この場合、まずは審査官の指摘を受け入れて狭い権利範囲で早期に特許を成立させ、自社の実施事業を保護する権利を確保することが考えられます。

その一方で、親出願での権利化を断念した広い概念のクレームについては、親出願が特許発行される前に継続出願を行い、別の審査で追求するという戦略がとられます。この「まずは成立可能性の高い特許を確保し、広い権利は継続出願で追求する」というアプローチは、早期の事業保護と将来の事業展開の自由度を両立させるために有効な場合があります。

ただし、親出願の審査で行った補正や意見書上の主張が、継続出願のクレーム解釈や特許性判断に影響することがあります。また、広いクレームが親出願の明細書によって十分に裏付けられていなければ、継続出願を行っても権利化できるとは限りません。

また、出願から審査を経て特許が成立するまでには、数年を要する場合があります。その間に市場環境が変化し、競合他社が自社の明細書に記載された技術と関連する新製品を発売することもあります。

親出願または同じファミリーの出願が係属している間にそのような競合製品の存在を認識した場合、親出願の明細書による裏付けがある範囲で、競合製品の構成をカバーし得るクレームを作成し、継続出願で追求することが検討できます。これにより、競合他社の設計変更を含む市場の動きに対応しやすい権利構成を目指せます。

もっとも、競合製品を確認した後に、その製品にだけ存在し、親出願には開示されていない技術事項をクレームへ取り込むことはできません。継続出願の活用可能性は、最初の明細書にどの程度多面的な実施形態や代替構成を記載していたかによって大きく左右されます。

さらに、自社の事業計画が変更され、当初は想定していなかった技術の用途が重要になった場合にも継続出願が活用されます。当初は装置全体に関するクレームを中心に審査を進めていたものの、後に特定の部品のみをモジュールとして販売するビジネスモデルに転換した場合、その部品単体に関するクレームを継続出願で追求することで、事業の実態に即した特許網を構築できる場合があります。

ライセンス交渉を見据えた継続出願ポートフォリオの構築

自社の特許をライセンス供与したり、他社へ売却して収益化したりする過程において、継続出願によって構築された厚みのある特許ポートフォリオは、交渉上の重要な判断材料となる場合があります。単一の特許だけを保有している場合、その特許が無効化されたり、相手企業が設計変更によって回避できたりすれば、ライセンス交渉の基盤が弱くなる可能性があります。

一方で、1つのコア技術の親出願から、用途、製造方法、システム全体、構成部品といった異なる側面のクレームを持つ複数の特許が登録され、さらに継続出願が審査係属中である場合、回避設計や無効化によってファミリー全体のリスクを解消できるかという検討は複雑になります。

特許権者が同じファミリーで継続出願を係属させているという事実は、相手方が将来の権利範囲を予測する際の考慮要素となります。ただし、係属中の出願は将来必ず特許になるものではなく、競合製品をカバーするクレームが認められるとも限りません。

したがって、継続出願が存在すること自体を交渉力と考えるのではなく、明細書の記載、クレームの権利化可能性、対象製品との対応関係、先行技術との差異を説明できる状態にしておくことが重要です。

技術ライセンスの実務においては、候補企業を探す際に特許の引用情報を手掛かりの一つとすることがありますが、それだけに依存するべきではありません。相手企業の事業課題、製造能力、製品ロードマップ、既存技術との補完関係などを総合的に分析し、自社の特許ポートフォリオがどのように相手の事業価値を高めるかを提案することが重要です。

ライセンス契約の条件を交渉する際には、独占的通常実施権に相当する独占条件も一つの焦点となります。ライセンサーが一定の範囲で他の第三者に重複して許諾しない旨を合意することで、より高い対価や最低保証を交渉できる場合があります。

一方、他社への許諾機会を失うことになるため、対象地域、技術分野、用途、顧客層などによって独占範囲を限定することも検討すべきです。米国法上のライセンス契約では、契約の内容によって当事者の訴訟上の地位や特許権者としての権限に影響する可能性もあるため、契約名称だけでなく、実際に移転する権利の範囲を確認する必要があります。

ロイヤルティ料率の算定においても、業界の統計調査における平均値や裁判例の料率を、すべての個別契約に当てはまる標準料率として直接使用することは避けるべきです。裁判例調査と任意契約のアンケート調査では、対象案件や算定の前提が異なるため、平均値を単純に比較することはできません。

料率の交渉では、技術分野、代替技術の有無、利益率、特許が製品価値に寄与する範囲、提供する技術支援の内容などを考慮して個別に検討する必要があります。また、経済価値を説明する補助資料としてロイヤルティ免除法を活用する場合も、この手法は比較可能な契約や技術の利益貢献度をもとに仮想的な料率を設定し、知的財産の経済価値を評価する手法であり、契約料率そのものを導く唯一の算定方法ではありません。

交渉の初期段階においては、試験データや未公開出願などの営業秘密を開示する前に秘密保持契約を締結することが重要ですが、公開情報だけを扱う接触の時点ですべての企業に秘密保持契約が法律上必須であるわけではありません。

同様に、既存製品に対する権利行使型の交渉では詳細なクレームチャートが重要な検討資料になる場合がありますが、新規事業の立ち上げを目的とした技術導入型の交渉では、まずは技術紹介資料や導入効果の説明が優先される場合もあります。状況に応じた柔軟な実務対応が求められます。

自明型二重特許のリスクとIn re Cellect判決

継続出願を多用して関連する特許を取得する戦略には、米国特許法における特有のリスクが存在します。それが「自明型二重特許（Obviousness-Type Double Patenting）」という判例上の法理です。

この法理は、実質的に同一の発明や、自明なバリエーションにすぎない発明について複数の特許を取得することで、特許権者が実質的な排他期間を不当に延長することを防ぐ目的を持っています。また、関連する特許が別々の所有者に譲渡され、第三者が複数の権利者から訴えられる危険を抑えるという考え方も背景にあります。

継続出願は親出願と同じ明細書から派生することが多いため、クレームの内容によっては、親出願や関連特許に対する自明なバリエーションと判断され、審査段階で自明型二重特許の拒絶理由を受けることがあります。

この拒絶を受けた場合、実務上は「ターミナル・ディスクレーマー（期間放棄書）」を提出することで拒絶を解消できる場合があります。ターミナル・ディスクレーマーを提出すると、対象となる特許の存続期間は、原則として参照された特許の満了日を超えないことになります。また、両特許が同一の所有者に帰属していることなどが権利行使の条件となります。

そのため、ターミナル・ディスクレーマーは単なる形式書類ではありません。特許期間調整による存続期間の一部を失う可能性があるほか、関連特許を別々に売却することが難しくなるなど、将来の権利譲渡やライセンス戦略に影響します。

自明型二重特許と特許期間調整の関係について重要な判断を示したのが、2023年8月の連邦巡回控訴裁判所によるIn re Cellect事件です。米国には、USPTOの審査遅延によって失われた特許期間を補うため、一定の日数を特許期間に加算する特許期間調整の制度があります。

同じ親出願から派生した特許ファミリーであっても、審査の進捗によって付与される調整日数が異なるため、特許ごとに存続期間の満了日が異なる場合があります。

In re Cellect事件では、審査過程で自明型二重特許の拒絶を受けず、ターミナル・ディスクレーマーが提出されないまま複数の関連特許が成立していました。各特許には異なる特許期間調整が付与されていたため、満了日に差が生じていました。

連邦巡回控訴裁判所は、特許期間調整が付与された特許について自明型二重特許を判断する際には、特許期間調整を加えた後の満了日を基準にすると判断しました。問題となった特許については、先に満了した関連特許を基準として自明型二重特許が成立するとされました。

問題となった特許はすでに満了しており、満了後にターミナル・ディスクレーマーを提出して問題を解消することも認められませんでした。最高裁判所は2024年10月7日、Cellectによる上告受理申立てを棄却しており、連邦巡回控訴裁判所の判断が維持されています。

もっとも、Cellect判決を、特許期間調整によって長く存続する特許が常に自明型二重特許で無効になるとの一般原則として理解することは適切ではありません。

2024年のAllergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd.事件では、最初に出願され、最初に発行された特許について、後から出願され、より早く満了する関連特許を基準とする自明型二重特許の無効判断が否定されました。したがって、リスクを判断する際には、単に満了日を比較するだけでなく、各特許の出願順序、発行順序、クレームの関係、特許期間調整およびターミナル・ディスクレーマーの有無を確認する必要があります。

特許保有企業は、審査官から自明型二重特許の拒絶を受けていない場合でも、関連特許間のクレームの関係と満了日を点検することが重要です。ただし、予防的にすべての案件でターミナル・ディスクレーマーを提出すればよいわけではありません。

提出によって失われる特許期間や、関連特許の共同所有要件、将来の売却・譲渡計画を考慮し、米国弁護士または弁理士とともに案件ごとに判断する必要があります。

分割出願と米国特許法第121条のセーフハーバー

継続出願と並んで、同じ明細書から別のクレームを追求する手続に分割出願があります。米国特許法第121条には、一定の分割出願を自明型二重特許のリスクから保護するセーフハーバー規定が設けられています。

審査において、一つの出願の中に独立して区別される複数の発明が含まれているとUSPTOが判断した場合、審査官は出願人に対して、審査対象とする発明を選択するよう求める限定要求を行うことがあります。

この限定要求に従って審査対象から外された非選択発明について分割出願を行い、法定要件を満たした場合、第121条のセーフハーバーが適用される可能性があります。

セーフハーバーが適用されると、限定要求の対象となった親出願または分割出願から生じた一定の特許を、相互の自明型二重特許の引例として使用することが禁止されます。その結果、ターミナル・ディスクレーマーを提出せずに、それぞれの特許が有する存続期間を維持できる場合があります。

ただし、この保護が適用されるのは、USPTOによる限定要求を受け、その要求に基づいて提出された分割出願であることが基本です。出願人が限定要求を受けずに自発的に行った継続出願や分割出願には、原則として適用されません。

また、分割出願のクレームが、限定要求で区分された発明の境界と整合していることも重要です。この整合性が失われると、セーフハーバーの適用が否定される可能性があります。限定要求が後に撤回された場合にも、保護が利用できなくなることがあります。

したがって、複数の発明概念を含む出願では、出願時にそれぞれの発明を適切にクレームとして表現しておく必要があります。そのうえで、実際に限定要求を受けた場合には、限定要求で示された発明の区分を確認し、その区分との整合性を維持した分割出願を検討することが重要です。

セーフハーバーの取得だけを目的として限定要求を誘導するのではなく、発明の実態と事業上必要な権利範囲に基づいて、継続出願と分割出願を使い分ける必要があります。

審査経過禁反言が継続出願と均等論に与える影響

継続出願のクレームを作成し、審査官の拒絶理由に対応する際には、「審査経過禁反言（Prosecution History Estoppel）」という重要な法理を意識する必要があります。

これは、特許の審査過程において特許性を確保するために権利範囲を減縮した場合、その減縮によって放棄した範囲について、特許取得後の侵害訴訟で均等論を主張することが制限されるという原則です。

米国最高裁判所のFesto事件判決では、特許性に関係する理由でクレームを減縮した場合、減縮した要素と元のクレームとの差に相当する範囲について、均等論を放棄したとの推定が生じることが示されています。ただし、均等物が出願時に予見できなかった場合など、一定の事情があれば推定を覆せる可能性があります。

継続出願実務において特に注意すべきなのは、親出願や関連出願の審査経過における主張が、継続出願のクレーム解釈に影響する可能性があるという点です。

親出願の審査において、先行技術を回避するために「本発明の構成Aは、引例の構成Bとは異なり、機能Cを持つ」と主張して特許化されたとします。その後、継続出願で同じ用語や共通する技術概念を含むクレームを作成した場合、親出願での主張が継続出願のクレーム解釈に参照されることがあります。

ただし、親出願で行ったすべての主張が、異なる表現や異なる技術的範囲を持つ継続出願のクレームに自動的に適用されるわけではありません。影響の有無は、クレーム用語、明細書、審査経過および主張の内容によって判断されます。

このため、ライセンス交渉や権利行使を見据えた継続出願のクレーム作成および審査対応においては、拒絶理由を解消するための補正や主張を必要な範囲にとどめることが重要です。先行技術との差異を説明する必要はありますが、クレーム上要求されていない技術的特徴まで発明の必須条件であるかのように断定すると、将来のクレーム解釈を狭める可能性があります。

また、親出願で減縮補正を行った場合でも、継続出願では明細書による裏付けの範囲内で、異なるカテゴリーや別の構成関係を持つクレームを追求できる場合があります。親出願の審査経過を無視するのではなく、その影響を確認したうえでクレーム設計を行う必要があります。

2025年USPTO料金改定によるコスト増と実務対策

継続出願戦略を採用するうえで、企業の実務担当者や経営層が確認すべき事項の一つが、2025年1月19日に発効したUSPTOの料金改定です。この改定では、多くの出願関連料金が引き上げられ、長期間経過後の継続出願などに対する追加料金が導入されました。

影響が大きいのが、国内優先利益を主張する最も早い出願日から長期間経過した後に、継続出願等を行う場合に課される追加料金です。

大企業料金では、継続出願等の実際の出願日が、最も早い国内優先利益の日から6年を超え9年以下である場合、2,700ドルの追加料金が課されます。9年を超える場合は4,000ドルです。小規模事業者やマイクロエンティティには減額料金が設定されています。

ここでいう基準日は、35 U.S.C. §§120、121、365(c)または386(c)に基づいて利益を主張する最も早い出願日です。外国出願に基づく優先日や米国仮出願の出願日が、そのまま追加料金の起算日になるとは限りません。各ファミリーについて、USPTO上の国内優先関係を確認する必要があります。

この料金は、単に「継続出願」という名称の出願だけでなく、分割出願や一部継続出願など、対象となる国内優先利益を主張する出願にも関係します。また、出願時に国内優先利益を主張せず、後から追加した場合でも課されることがあります。

さらに、最終拒絶後に審査を継続するための継続審査請求についても、現在の大企業料金では1回目が1,500ドル、同じ出願における2回目以降が2,860ドルに設定されています。

ただし、「2回目以降のRCEよりも新しい継続出願の方が安い」と一律に判断することはできません。継続出願には、基本出願料、調査料、審査料、クレーム数に応じた超過料金が必要であり、6年超または9年超の追加料金が発生する場合もあります。

また、RCEは同じ出願の審査を継続する手続であるのに対し、継続出願は新しい出願番号が付与され、別のクレーム群を追求できる手続です。目的と法的効果が異なるため、庁費用だけでなく、審査経過、クレーム戦略、特許期間、代理人費用を含む総費用を比較する必要があります。

これらの料金改定により、従来のように事業上の目的が明確でないまま継続出願を長期間維持する実務は、見直しを迫られています。知財担当者は、最初の出願時に複数の事業形態や実施主体を想定した明細書とクレームを準備し、継続出願を行う場合には、それぞれの出願で何を取得するのかを明確にする必要があります。

また、最も早い国内優先利益の日から6年または9年を迎えるファミリーについては、追加料金の発生時期を把握し、必要なクレームをいつ提出するかを検討することが重要です。ただし、料金発生を避けるためだけに出願を前倒しすると、不要な出願費用が生じることもあります。市場、競合製品、ライセンス候補、残存特許期間を踏まえて判断すべきです。

継続出願を収益化につなげるための実務対応

米国における継続出願は、一度特許を取得して終わりにするのではなく、企業の事業展開や競合の動向に合わせて権利を最適化し、ライセンスや売却を通じた収益化の可能性を高めるための有用な制度です。

しかし、継続出願を続ければ自動的に特許の価値が上がるわけではありません。関連するクレームが増えても、事業との対応関係が不明確であったり、明細書の裏付けが弱かったり、残存期間が短かったりすれば、維持費と出願費用だけが増える可能性があります。

自社特許を収益につなげる次の一手として、まずは現在保有している米国特許のファミリーを点検してください。親出願から続く継続出願・分割出願の係属状況、クレームの違い、特許期間調整の付与状況、ターミナル・ディスクレーマーの有無、出願順序、発行順序、満了日を整理することが重要です。

自明型二重特許のリスクが考えられるファミリーについては、Cellect判決だけでなくAllergan判決を含む現在の判例を踏まえ、クレーム間の関係とファミリー構造を個別に分析する必要があります。ターミナル・ディスクレーマーについても、提出によって失う特許期間や、権利売却時の所有関係への影響を確認したうえで、提出の要否を判断すべきです。

料金改定の影響を受ける案件については、最も早い国内優先利益の日からの経過年数を確認し、追加料金を支払ってでも維持すべきクレームがあるかを検討します。単に6年または9年の直前に出願を増やすのではなく、対象市場、競合製品、ライセンス候補企業および残存期間から、費用に見合う権利化目的があるかを判断してください。

そのうえで、自社技術の強みを表現できるクレーム群を構築し、技術紹介資料や契約条件案を準備して、具体的なライセンス候補企業へのアプローチを進めることが、事業収益化に向けた現実的な第一歩となります。

売上高などに連動するランニング・ロイヤルティを採用する場合は、売上実績の報告義務、帳簿の保存期間、監査権、過少申告が判明した場合の監査費用負担などを契約で定めることも重要です。

特許権の売却やライセンスによる活用先を探す場合は、候補企業との接点を増やす手段の一つとして、PatentRevenueに無料登録することも検討できます。自社の貴重な知的財産を事業価値に変換する戦略的な運用に向けて、社内の知財体制と特許ポートフォリオの見直しに着手してください。

（この記事はAIを用いて作成しています。）