米国出願で日本企業が陥るIDS（情報開示義務）の罠｜外国引例の開示と継続出願・新手数料の実務対応

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

米国特許出願において、日本企業が直面しやすいコンプライアンス上の重要課題の一つが、米国特許商標庁（USPTO）に対する情報開示義務と、情報開示書（Information Disclosure Statement：IDS）の適切な提出です。日本の特許実務の感覚で対応を遅らせたり、関連出願の情報を共有しなかったりすると、後の訴訟で特許が権利行使不能と判断される重大なリスクを招く可能性があります。

この記事では、「日本や欧州の審査で引用された文献をどこまで開示すべきか」「継続出願で過去のIDSを使い回してよいのか」「遅れて気づいた文献はどう処理するのか」といった疑問に対し、実務担当者が見落としを防ぐための判断基準を解説します。また、2025年1月に導入されたIDSサイズ超過手数料への対応についても整理します。

自社の保有する特許を有効に維持し、訴訟やライセンス交渉に耐え得る権利にすることは、知財の収益化において不可欠な前提です。権利行使の段階でIDSの不備を指摘されれば、優れた技術であっても収益化に重大な支障が生じます。

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米国特許制度における情報開示義務の法的性質と厳格性

米国特許実務において、USPTOに対する情報開示義務は、単なる付随的な手続ではなく、特許の権利行使に重大な影響を与え得る重要な義務です。

連邦規則集第37巻1.56条は、特許出願の提出および審査に関与する個人に対し、USPTOに対して誠実かつ善意をもって対応する義務を課しています。この義務の代表的な履行手段が、IDSの提出です。

日本企業が米国出願を行う際に理解すべき点は、IDSを提出したからといって、出願人自身が「その文献は特許性を否定する重要な先行技術である」と自白したことにはならないということです。IDSの提出は、関連情報をUSPTOに提示して審査官に検討させ、将来の訴訟において情報隠匿を主張されるリスクを抑えるための防衛的な手段として機能します。

一方、特許性にとって重要な情報を、USPTOを欺く意図をもって隠した場合には、不公正行為（inequitable conduct）が認定され、特許が権利行使不能となる可能性があります。これは、先行技術が存在すること自体を理由とする特許無効とは異なる法的効果です。

情報開示義務は、組織や法人そのものではなく、出願に関与する個人に課されます。対象となるのは、出願に記載された発明者、出願を準備または代理する特許弁護士や特許代理人、出願の準備や審査に実質的に関与するその他の個人です。単に事務作業を補助する職員は通常対象となりませんが、技術部門の責任者や知財部の担当者であっても、実質的に関与していれば対象となり得ます。

ただし、発明者、弁護士または代理人以外の関係者は、知っている重要情報を担当する弁護士、代理人または発明者に伝えることによって義務を履行できる場合があります。したがって、関係者一人ひとりが同じIDSを別々に提出する必要があるわけではありません。

重要なのは、誰かに伝えたから終わりと考えず、その情報が米国代理人に届き、必要なIDSとして適切に処理されたかを管理することです。

例えば、欧州の現地代理人がサーチレポートを受領し、日本の社内知財担当者、発明者、米国の外部代理人へ共有したとします。この場合、出願に実質的に関与する者は、そのレポートに含まれる情報が米国出願の係属中のクレームにとって重要かを確認し、必要な情報が米国代理人へ適切に伝達されるよう対応する必要があります。

特許訴訟の証拠開示手続では、電子メールや社内メモを通じて「誰が、いつ、どの情報を知っていたか」が事後的に検証される可能性があります。そのため、外国庁の通知を受領してから米国IDSを提出するまでの流れを記録できる情報管理体制が不可欠です。

審査基準と訴訟基準における重要性の違い

どのような情報をIDSとして開示すべきかを決定するには、特許性にとって「重要な情報」の判断基準を理解する必要があります。

特許侵害訴訟において、被告が不公正行為を立証するためには、連邦巡回区控訴裁判所のTherasense判決で示された厳格な基準が適用されます。

原則として、開示されなかった情報について、その情報が開示されていれば特許されなかったという「but-for materiality」と、USPTOを欺く特定の意図を、それぞれ明確かつ説得力のある証拠によって立証する必要があります。

単なる過失や重大な過失だけでは、不公正行為は成立しません。また、欺く意図については、証拠から導かれる単なる可能性では足りず、合理的に導き得る最も妥当な推論であることが求められます。

一方、USPTOの規則上の重要性は、訴訟で不公正行為を認定するための基準とは異なります。

37 CFR 1.56では、情報が記録上の他の情報と重複しておらず、単独または他の情報と組み合わせてクレームの特許性を否定する一応の根拠を構成する場合、または出願人がUSPTOで行った主張を反証し、もしくはその主張と矛盾する場合に、重要な情報とされます。

この違いが意味するのは、開示しなかった情報がTherasense判決の厳格な訴訟基準を満たさず、特許が直ちに権利行使不能とならなかったとしても、USPTOの規則に基づく開示義務上の問題が残る可能性があるということです。

したがって、価値の高い特許ファミリーを維持するためには、将来の訴訟基準だけでなく、審査中に適用される37 CFR 1.56の基準を前提として開示判断を行う必要があります。重要性の判断が微妙な文献について、意図的に除外するよりも、防衛的に提出する方が適切な場合があります。

日本や欧州の関連出願で引用された文献の開示範囲

日本企業が直面しやすい問題の一つが、日本国特許庁、欧州特許庁などの外国特許庁や、PCT国際段階で引用された文献の米国への展開漏れです。

MPEP 2001.06(a)は、関連する外国出願において引用され、出願関係者が認識した重要な先行技術その他の情報をUSPTOに開示する義務があることを示しています。情報の出所が外国庁であるか、競合他社であるか、社内調査であるかにかかわらず、米国出願の特許性にとって重要であれば開示対象となります。

特に、外国出願において同一または類似のクレームを拒絶するために使用された文献や、サーチレポートで高い関連性を示すものとして扱われた文献については、重要性の推認が強くなります。

この原則は、Gemveto Jewelry Co.事件でも示されています。同事件では、対応するオランダ出願で引用された先行技術を、外国代理人が米国代理人やUSPTOへ伝えなかったことが問題となりました。裁判所は、外国代理人を介して米国出願を進める場合であっても、重要情報を米国側へ伝えないことによって責任を免れることはできないとの考え方を示しました。

ただし、日本、欧州、PCTのサーチレポートに記載された文献が、引用されたという事実だけで一律に開示義務の対象となるわけではありません。義務の対象は、米国出願の係属中のクレームにとって重要な情報です。

実務上は、日本の拒絶理由通知、欧州調査報告、PCT国際調査報告などを受領した時点で、米国出願とのクレーム対応関係、引用区分、拒絶理由における使用方法を確認します。そのうえで、重要性がある文献や、重要性の判断に迷う文献をIDSとして開示する防衛的な運用が考えられます。

また、USPTO以外の手続で行った主張と、USPTOで行った主張との矛盾にも注意が必要です。

例えば、同一ファミリーの別出願、当事者系レビュー、特許訴訟、FDAなどの規制当局への提出資料において、USPTOでの説明と矛盾する技術的主張を行った場合、その情報が係属中のクレームの特許性に重要となることがあります。

情報開示義務は、原則として対象クレームが係属している間継続します。並行手続で新たに判明した重要情報については、審査中の関連出願への開示が必要かを速やかに確認しなければなりません。

継続出願および分割出願におけるIDSの再提出

米国特許実務では、継続出願や分割出願を行う際、親出願で提出したIDSを子出願で再提出する必要があるのかという疑問が生じます。

MPEP 609.02によれば、米国の親出願においてUSPTOが考慮した情報は、35 U.S.C. §120に基づいて利益を主張する継続出願、分割出願または一部継続出願の審査でも、審査官が考慮することとされています。

そのため、親出願で考慮済みの情報については、子出願で発行される特許の表紙にその情報を掲載させたい場合を除き、原則として再提出は必要ありません。

ただし、この取り扱いは、親出願が通常の米国出願である場合を前提とします。米国を指定したPCT国際出願を親出願とする継続出願では、国際調査報告や国際予備審査報告に記載された文献を確実に考慮させるため、37 CFR 1.97および1.98に従ったIDSを子出願で提出する必要があります。

また、単に親出願でIDSを提出したことと、審査官が実際に考慮したことは異なります。

情報が考慮されたかどうかは、IDSの文献リストに審査官のイニシャルまたは電子署名があり、考慮されなかった文献に取り消し線が引かれているかなど、包袋上の記録によって確認します。

親出願で提出されたものの、形式要件の不備や提出時期の問題によって考慮されなかった情報を、子出願で確実に考慮させるには、子出願において37 CFR 1.97および1.98に従って再提出する必要があります。

法律上は再提出が不要な場合でも、防衛的な実務として、継続出願や分割出願で改めてIDSを提出することが有効な場合があります。

優先権主張の連鎖が長いファミリーでは、子出願の審査官が親出願の記録を確認する負担が大きくなります。重要文献を子出願のIDSにまとめ直すことで、審査官に文献を明確に提示でき、子出願から発行される特許の表紙にも記載させることができます。

ただし、再提出する場合は、親出願で使用した審査官のイニシャル入りIDSをそのまま流用するのではなく、子出願用の新しいIDSリストを作成する必要があります。

IDSを提出するタイミングと段階的な要件

IDSの提出で特に注意すべき手続的要件が、提出時期です。IDSは提出が遅くなるほど、手数料や陳述書などの追加要件が課されます。

日本企業が陥りやすい問題は、外国代理人から拒絶理由通知やサーチレポートを受領した後、社内での確認に時間をかけ、37 CFR 1.97(e)の3か月要件を満たせなくなるケースです。

最初の段階は、米国出願日から3か月以内、または最初の実体的拒絶理由通知が発送される前の、いずれか遅い時点までです。この期間内であれば、通常、37 CFR 1.17(p)のIDS提出手数料や37 CFR 1.97(e)の陳述書を付けずにIDSを提出できます。

次の段階は、初期期間の経過後から、最終拒絶理由通知、特許査定通知またはEx parte Quayle通知の発送前までです。この段階でIDSを考慮させるには、37 CFR 1.97(e)の陳述書または37 CFR 1.17(p)の手数料のいずれかが必要です。

審査終盤の段階は、最終拒絶理由通知、特許査定通知またはEx parte Quayle通知の発送後から、発行手数料の支払い前までです。この段階では、37 CFR 1.97(e)の陳述書と37 CFR 1.17(p)の手数料の両方が必要です。

37 CFR 1.97(e)の陳述書では、IDSに含まれる各情報について、対応する外国出願に関する外国特許庁の通信で最初に引用された日から3か月以内であること、または外国庁の通信で引用された情報ではなく、対象者が最初に知った日から3か月以内であることを、該当する条件に従って表明します。

外国庁の通信で引用された文献については、社内で翻訳を完了した日や、米国代理人が内容を検討した日から起算できるわけではありません。外国庁の通信で最初に引用された時点を基準として管理する必要があります。

審査終盤で陳述書を提出できない場合、通常のIDS提出だけでは審査官に文献を考慮させることができません。その場合、RCEを提出して審査を再開させる、継続出願を行うなどの対応を検討します。

外国庁の通知を受領してから米国IDSを提出するまでの期間を短縮することが、不要な追加費用と手続負担を防ぐ基本です。

特許査定後の情報開示に利用できるQPIDS

特許発行手数料を支払った後に、日本や欧州の同族出願で新たな先行技術が引用される場合があります。

発行手数料の支払い後に提出された通常のIDSは、USPTOの審査官には考慮されず、出願記録に置かれるだけです。文献を考慮させるには、出願を発行手続から取り下げ、審査を再開させるための手続が必要になります。

この場面で利用できる制度が、Quick Path Information Disclosure Statement、通称QPIDSです。QPIDSは恒久的な制度として運用されており、一定の要件を満たす場合に、発行手数料支払い後のIDSを審査官に検討させることができます。

QPIDSを利用するには、専用の申請書、37 CFR 1.97(e)の陳述書、IDS提出手数料、該当する場合のIDSサイズ超過手数料、発行手続からの取下げを求める請願と手数料、条件付きRCEおよびRCE手数料などを、所定の方法で提出します。

審査官がIDSの情報を検討し、審査を再開する必要がないと判断した場合、条件付きRCEは処理されません。USPTOは訂正された許可通知を発行し、特許の発行手続を進めます。この場合、RCE手数料は返還対象となりますが、IDS提出手数料、取下げ請願手数料、該当するIDSサイズ超過手数料などが一律に返還されるわけではありません。

一方、提出された情報によって審査を再開する必要があると判断された場合、条件付きRCEが処理され、通常の審査が再開されます。

QPIDSを利用するためには、37 CFR 1.97(e)の陳述書を提出できることが重要です。外国庁で文献が引用されてから3か月を超えているなど、陳述書の要件を満たせない場合には、QPIDSを利用できず、発行手続からの取下げと通常のRCEなど、別の対応が必要となります。

2025年に新設されたIDSサイズ超過手数料

2025年1月19日、USPTOはIDSに含まれる情報の累積件数に応じたサイズ超過手数料を導入しました。

従来、IDSとして提出する文献数に応じた段階的な手数料はありませんでした。そのため、不公正行為のリスクを避ける目的で、関連性の低い文献や重複文献まで大量に提出する運用が見られました。

新制度では、当該出願または対象手続において、出願人または特許権者が提出した情報の累積件数が50件を超える場合、37 CFR 1.17(v)に基づく手数料が発生します。

2026年7月時点の手数料は、累積件数が51件から100件の場合は200ドル、101件から200件の場合は合計500ドル、201件以上の場合は合計800ドルです。過去に下位区分の手数料を支払っている場合は、既払い額を差し引いて支払います。

この手数料は、通常のIDS提出時期に応じて必要となる37 CFR 1.17(p)の手数料とは別のものです。審査終盤にIDSを提出し、そのIDSによって累積件数が閾値を超える場合には、IDS提出手数料とサイズ超過手数料の双方が必要となる可能性があります。

さらに、IDSを提出する際には、累積件数が50件以下である旨の書面による表明を行うか、該当するサイズ超過手数料を支払う必要があります。手数料が発生しない場合でも、累積件数に関する確認を省略してよいわけではありません。

この制度の導入により、日本企業は、関連しそうな文献を無条件ですべて提出する運用を見直す必要があります。

ただし、コストを抑える目的で重要な文献を除外してはなりません。重複文献、同一内容のファミリー文献、関連性が低い資料を整理しながら、37 CFR 1.56上の重要情報は確実に提出するという運用が必要です。

非英語文献の提出要件と不完全開示の教訓

日本の出願人が提出する先行技術文献には、日本語の特許公報や非特許文献が多く含まれます。

非英語文献をIDSで提出する場合、原文のPDFを添付するだけでは、37 CFR 1.98の要件を十分に満たさないことがあります。非英語情報については、原則として、その内容を最も理解している関係者が認識している範囲で、文献の関連性を英語で簡潔に説明する必要があります。

ただし、完全な英訳を提出した場合には、別途の簡潔な関連性説明は不要です。外国特許庁が作成した英文の要約、対応する英文公報、英文サーチレポートやオフィスアクションに記載されたX、Y、Aなどの評価区分も、内容によっては簡潔な説明の要件を満たすことがあります。

この要件に関する重要な判例が、Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.事件です。

同事件では、日本語の先行技術文献がIDSとして提出されていましたが、提出された英訳や説明が文献の重要部分を十分に示していなかったことが問題となりました。文献の未翻訳部分には、対象特許のクレームに重要な技術事項が含まれていました。

連邦巡回区控訴裁判所は、文献を形式上提出していても、重要部分を隠すような不完全な翻訳や誤解を招く説明を意図的に用いた場合には、実質的な隠匿として扱われ得ることを示しました。

この判例が示す教訓は、簡潔な説明が単なる形式的な要約であってはならないという点です。自社の係属中のクレームとの関係で、文献のどの部分がなぜ関連するのかを誠実に示す必要があります。

重要性が高い文献については、全文翻訳、関連部分の正確な翻訳、対応する英文公報、英文サーチレポートなどを利用し、審査官が関連内容を理解できる状態にすることが望まれます。機械翻訳も利用できますが、クレームに直接関係する重要箇所については、誤訳がないかを確認する必要があります。

要件不備で考慮されなかったIDSのリスク

提出したIDSが、文献コピーの不足、非英語文献の説明不足、リスト形式の不備、必要な手数料の未納、提出時期の要件不履行などによって37 CFR 1.97および1.98を満たさない場合、審査官は対象文献を考慮しません。

審査官は、考慮しなかった文献に取り消し線を引くか、IDS全体に「not considered」と記載し、その理由を出願人へ通知します。

問題は、考慮されなかったIDSであっても、提出書類が出願記録に残る場合があることです。

その結果、出願人が文献を認識していたことを示す記録が存在する一方で、審査官がその文献を特許性の判断に用いていない状態になります。

特許には35 U.S.C. §282に基づく有効性の推定がありますが、未考慮の文献については、審査官がその文献を検討したうえで特許を認めたという追加的な防御材料を利用できません。また、形式不備を認識しながら放置した事情によっては、不公正行為を主張される際の争点となる可能性があります。

要件不備の通知を受けた場合は、軽微な手続ミスであっても放置せず、不備の理由を確認して速やかに訂正または再提出する必要があります。

再提出日がIDSの提出日として扱われるため、訂正が遅れると、追加手数料や37 CFR 1.97(e)の陳述書が必要となり、場合によってはRCEが必要になる点にも注意が必要です。

米国特許の権利行使リスクを抑えるIDS管理体制

米国特許出願における情報開示義務とIDSの提出実務は、単なる事務処理ではなく、特許資産の権利行使可能性を守るための法的な管理手続です。

日本や欧州などの関連出願で引用された文献については、米国出願の係属中のクレームにとって重要かを確認し、重要性がある情報を迅速にUSPTOへ開示する体制を構築する必要があります。

継続出願や分割出願では、親出願で文献が実際に考慮されているか、PCT国際出願を経由した案件ではないか、子出願の特許表紙に文献を掲載させる必要があるかを確認します。必要に応じて、子出願用のIDSとして再提出することが有効です。

外国庁の通知を社内で長期間滞留させると、IDS提出手数料、陳述書、QPIDS、RCEなどの追加手続が必要になります。受領日、米国代理人への送付日、重要性の判断日、IDS提出日を一元的に記録することが重要です。

さらに、IDSサイズ超過手数料の導入により、文献数の累積管理も必要になりました。重要情報を削るのではなく、重複資料を整理し、必要な情報を確実に提出する運用が求められます。

まずは、自社の米国出願と関連する日本、欧州、PCT出願をファミリー単位で整理し、各出願で引用された文献とIDSへの提出状況を確認してください。そのうえで、日米の代理人や社内関係者間で情報を速やかに共有し、提出後には審査官の考慮記録まで確認するプロセスを確立することが、将来の訴訟やライセンス交渉に耐え得る特許を維持するための現実的な対応となります。

特許権の売却やライセンスによる活用先を探す場合は、候補企業との接点を増やす手段の一つとして、PatentRevenueに無料登録することも検討できます。

（この記事はAIを用いて作成しています。）