技術系スタートアップがM&A前にやるべき知財デューデリジェンスの全容

株式会社IPリッチのライセンス担当です。技術を中核とするスタートアップが企業の成長やエグジットの手段としてM&Aを検討する際、自社の技術力や事業の将来性と同じくらい買い手から厳しく評価されるのが「知的財産」の管理状況です。買い手企業は、単に特許を取得しているかどうかを確認するだけではありません。発明者である従業員から会社へ権利が適法に移転しているか、共同研究先との権利関係に制約はないか、あるいはオープンソースソフトウェア（OSS）やデータの利用に重大な法的リスクが潜んでいないかまで、法務・技術の両面から調査します。本記事では、M&A前に自社で確認すべき知財デューデリジェンスの項目を買い手の視点から整理し、法的リスクを抑えて企業価値を適切に示すための実務的なアプローチを解説します。

知的財産は、事業を競合から防御する役割を果たすだけでなく、適切に管理・運用することで収益を生み出す源泉にもなります。株式会社IPリッチでは、企業が保有する休眠特許や技術資産を生かすための知財収益化を支援しています。当社の提供する特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」は、知財交渉のプロフェッショナルが、貴社保有の特許を買いたい・使いたい企業へつなぎ、買い手やライセンシーの探索から契約交渉までをサポートするシステムです。特許の登録や収益化に関するご相談は無料でお受けしておりますので、事業のさらなる成長や将来的なM&Aを見据えた知財戦略の一環として、プラットフォームへのご登録をご検討ください。

結論として知財デューデリジェンスがM&Aの成否を分ける

M&Aのプロセスにおいて、買い手企業は対象会社であるスタートアップの事業継続性や企業価値を適正に評価するため、多角的なデューデリジェンス（買収監査）を実施します。とりわけ技術系スタートアップの場合、企業価値の重要な部分が独自の技術、ソフトウェア、データといった無形資産に依存しています。そのため、知財デューデリジェンスの結果がM&Aの成否や最終的な買収価格を左右することがあります。

経済産業省が策定したスタートアップM&Aガイダンスでも示されている通り、大企業などの買い手にとってスタートアップの買収は、戦略的に重要な新規領域への参入や、インオーガニックな成長（外部資源を活用した成長）を実現する手段となります。買い手が警戒するのは、買収後に第三者から特許侵害を主張されて事業継続に支障が生じるリスクや、コア技術の権利が対象会社に帰属していなかったという事態です。そのため、対象会社の技術が競合他社に対して参入障壁を築けているか、権利関係に瑕疵がないかを精査します。

従来、日本のスタートアップはIPO（新規株式公開）をエグジットの第一目標とする傾向が強かったものの、近年ではIPOとM&Aの双方を成長手段として検討する重要性が高まっています。しかし、創業初期からIPOのみを想定した資本政策や契約実務を行っていると、いざM&Aへ舵を切ろうとした際に、過去に締結した契約条項が障壁となるケースがあります。

したがって、売り手であるスタートアップは、買い手から指摘を受ける前に、自社の知財に関する法的・事業的リスクを洗い出し、可能な範囲で是正しておく必要があります。事前にプレ・デューデリジェンスを実施することで、買い手に対して自社の知財管理体制を説明できるようになり、買収価格の減額要求や、深刻な法的リスクを理由としたディールブレイク（交渉決裂）の可能性を抑えられます。

知財デューデリジェンスの基本知識と調査対象の特定

知財デューデリジェンスを適切に進めるためには、特許庁が公開している標準手順書などのフレームワークを理解しておくことが実務上有用です。標準的な調査は、秘密保持契約（NDA）の締結後に開示される資料をもとに、いくつかのステップに分けて進行します。

最初に実施されるのが、対象会社の価値源泉となる技術や製品の分析と特定です。対象会社が保有するすべての特許や技術を同じ深度で調査することは、時間とコストの制約から現実的でない場合があります。そのため、事業計画書や売上実績、カタログなどの開示資料に基づき、現在の主力事業や将来の収益の柱となるコア技術・製品に調査の重点を置きます。重要性の高い製品が特定できたら、次はその製品を構成する具体的な技術やシステム、ソフトウェアを抽出し、そこにどのような知的財産権や知的資産が含まれているかを可視化します。

調査対象の技術が特定された後は、その技術の利用可能性や利用可能範囲の調査に移行します。権利が有効に存続しているか、対象会社が単独で保有しているのか、第三者との共有か、あるいは第三者からライセンスを受けているのかなど、権利の帰属と実施の法的根拠が確認されます。

さらに、第三者の権利を侵害していないかを確認するFTO調査（Freedom to Operate：侵害予防調査、いわゆるクリアランス調査）も重要なプロセスです。自社の製品やサービスを実施する上で、他社が保有している有効な特許権に抵触する可能性がないかを分析します。

抵触するリスクが発見された場合には、設計変更が可能か、相手方からライセンスを受けられるか、あるいは対象特許に無効理由がないかといった対応策が検討されます。ただし、FTO調査によって将来の侵害リスクを完全に排除できるわけではありません。調査対象国、調査時点、未公開出願、特許請求の範囲の解釈などによる限界があるため、調査範囲と前提条件を記録しておくことが重要です。

スタートアップとしては、研究開発の段階から競合他社の特許動向を確認し、調査記録や設計変更の経緯など、自社が合理的な検討を行ってきたことを説明できる資料を準備しておくことが求められます。

職務発明制度に基づく従業員からの権利移転

技術系スタートアップにおける知財デューデリジェンスで重大なイシューとなりやすいのが、発明者である従業員や役員から会社への「権利移転」の不備です。特許を受ける権利は、原則として発明を完成させた自然人である発明者に発生し、法人そのものが発明者になることはできません。

会社がその発明について特許を取得し、事業活動に利用するためには、職務発明制度に基づいて会社に原始帰属させるか、発明者から会社へ特許を受ける権利を承継する必要があります。

かつての特許法では、従業員がした職務発明であっても、特許を受ける権利はいったん従業員に帰属し、それを会社が予約承継する仕組みでした。この制度下では、従業員が会社への承継前に第三者へ権利を譲渡するなど、権利関係が不安定になるリスクが指摘されていました。

こうした事情を受け、平成27年の特許法改正により制度が見直されました。あらかじめ契約、勤務規則その他の定めにおいて、使用者等である会社に特許を受ける権利を取得させる旨を定めている場合、職務発明についての特許を受ける権利は、その発生時から会社に帰属します。

ただし、会社への原始帰属が認められるのは、あらかじめその旨を契約や勤務規則等で定めている場合です。そのような定めがなければ、特許を受ける権利は原則として従業者等に帰属し、会社は個別に譲渡を受ける必要があります。

買い手企業はM&Aの際、職務発明規程が適切に整備され、対象となる従業員に適用されていたかを確認します。規程が存在しない場合や適用関係が不明確な場合でも、個別の譲渡契約や出願時の承継手続が有効に行われていれば、直ちに会社の権利が否定されるわけではありません。しかし、証拠が不足していれば、元従業員との間で権利帰属を巡る争いが生じる可能性があります。

また、従業者等には、特許法第35条に基づく「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利があります。利益の内容を決定する際には、会社と従業者等との協議、基準の開示、従業者等からの意見聴取などの手続が重視されます。

スタートアップとしては、創業初期で人員が少ない段階であっても、雇用契約書や職務発明規程を整備することが重要です。同時に、発明届出書、発明者の確認資料、権利譲渡の合意書、相当の利益の算定基準や付与記録を保管しておく必要があります。

共同研究先との共有特許における実務上の制約

高度な技術開発を行うスタートアップは、大学や研究機関、大手企業と共同研究を行っているケースが少なくありません。共同研究はオープンイノベーションを推進する有効な手段ですが、その成果として生まれた特許が共有となっている場合、特許法上の制約が生じるため、M&Aにおいて障壁となることがあります。

特許法第73条では、特許権が共有に係る場合についてルールを定めています。各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ることなく自らその特許発明を実施できます。これを一般に「自己実施の自由」と呼びます。

一方で、共有持分を第三者に譲渡し、または持分を目的として質権を設定する場合には、他の共有者の同意が必要です。また、その特許権について専用実施権を設定し、または第三者に通常実施権を許諾する場合にも、他の共有者の同意が必要となります。

スタートアップがM&Aの対象となる際、株式譲渡のスキームであれば、特許権者である会社自体は原則として変わらないため、特許権の共有持分が直接移転するわけではありません。ただし、共同研究契約や共有契約にチェンジ・オブ・コントロール条項が設けられている場合には、通知や事前承諾が必要になることがあります。

一部の事業を買い手に移転する事業譲渡や、特許権の持分を承継させる会社分割などでは、共有持分の移転に関して共同研究先の同意が問題となります。同意を得られなければ、予定した形で特許権を移転できない可能性があります。

買収後に製造子会社や外部企業へ製造を委託する場合についても注意が必要です。製造委託が直ちに第三者への実施許諾に当たるとは限らず、委託元による指揮監督、原材料や製品の帰属、製造品の納入先、委託先による独自販売の有無などを踏まえて判断されます。しかし、契約内容や実際の運用によっては、共有者の同意が必要な実施許諾と評価される可能性があるため、事前の確認が欠かせません。

こうしたリスクを抑えるためには、共同研究契約を締結する段階で、将来の事業展開やM&Aを見据えた条項を設計しておくことが重要です。たとえば、M&Aに伴う持分譲渡や組織再編、関係会社や委託先による実施について、一定の条件下で事前同意を与える条項や、合理的な理由なく同意を拒まない旨の条項を設けることが考えられます。

ただし、包括的な同意条項が常に相手方に受け入れられるとは限りません。事業分野、競合関係、譲渡先の属性、秘密情報の管理能力などを踏まえ、双方が受け入れられる条件を交渉する必要があります。

ライセンス契約と関連する契約条項の確認

技術系スタートアップは、他社から事業に必要な技術のライセンスを受けていたり、自社の技術を第三者へライセンスして収益を得ていたりすることがあります。こうしたライセンス契約の内容も、M&Aにおける重要なチェックポイントです。

第三者から特許のライセンスを受けて事業を行っている場合、買い手は実施権の法的な性質と契約上の条件を確認します。特許法上の実施権には、専用実施権と通常実施権があります。

専用実施権は、設定された範囲で特許発明を独占的に実施できる物権的な権利です。特許権者も、契約で留保していない限り、専用実施権が設定された範囲では実施できません。専用実施権者は、自己の権利に基づいて侵害者に対する差止請求などを行うことができます。ただし、専用実施権は特許庁への設定登録によって効力が生じます。

これに対して、実務で広く利用されているのが、契約上、特許権者が第三者に重ねてライセンスしないことなどを約束する「独占的通常実施権」です。これは特許法上は通常実施権であり、独占性の内容は契約によって定まります。

たとえば、特許権者自身の実施を認めるのか、特定分野や地域だけを独占とするのか、関連会社や委託先に再許諾できるのかによって、事業上の価値は大きく異なります。買い手は、名称だけで判断するのではなく、許諾地域、対象製品、用途、期間、独占性、再許諾、改良技術の取扱いなどを条文に基づいて確認します。

また、ライセンス契約等に潜む「チェンジ・オブ・コントロール条項（COC条項）」の有無は、M&Aの実行可能性に影響します。COC条項とは、対象会社の株主構成や支配権に一定の変更が生じた場合に、通知、事前承諾、契約条件の変更、解除権の発生などの効果を定める条項です。

その効果は契約によって異なり、支配権の変更だけで自動的に契約が終了するとは限りません。しかし、M&Aの実行によって事業継続に不可欠なコア技術のライセンスを失う可能性があれば、買い手にとって重大なリスクとなります。売り手は、主要な契約書についてCOC条項の有無と効果を一覧化し、必要に応じてM&A実行前に相手方から承諾を得る必要があります。

さらに、ライセンス契約におけるロイヤルティの支払条件や、報告に付随する監査条項についても確認が行われます。ロイヤルティが売上や製造数量に連動するランニング・ロイヤルティの場合、ライセンサーが帳簿の閲覧や外部専門家による監査を行う権利を契約に定めることがあります。

過去の売上報告や支払いに誤りがないか、過少申告時の追加支払い、利息、監査費用の負担条件なども確認対象です。また、特許の有効性を争わない旨の不争条項、競業避止、改良技術の帰属、契約終了後の在庫処理、NDAの存続期間なども、事業継続性や将来の研究開発に影響します。

ソフトウェア利用とデータ管理に潜む重大なリスク

AI（人工知能）、SaaS、IoTなどを手掛けるスタートアップのM&Aにおいては、伝統的な特許だけでなく、ソフトウェアやデータに関する権利と管理状況が、知財デューデリジェンスの大きな焦点となっています。

ソフトウェア開発に不可欠となっているOSS（オープンソースソフトウェア）の利用は、開発効率を高める一方で、ライセンス条件に違反するリスクを伴います。OSSライセンスには多数の種類があり、著作権表示やライセンス文の添付を求めるもの、ソースコードの提供を求めるもの、特許に関する条件を設けるものなどがあります。

特にGPL（GNU General Public License）などのコピーレフト型ライセンスを利用する場合は、ライセンスの種類、OSSと独自コードの結合方法、改変の有無、ソフトウェアを第三者へ頒布しているかなどを確認する必要があります。

GPL対象プログラムを改変または他のコードと結合し、その結合物を第三者へ頒布する場合には、対応するソースコードの提供など、GPLに基づく義務が生じる可能性があります。ただし、OSSを利用しただけで、あらゆる独自ソフトウェアのソースコードに当然に公開義務が及ぶわけではありません。ネットワーク経由でサービスを提供する場合の取扱いも、GPLとAGPLなどで異なります。

ライセンス違反が発見された場合の影響も一律ではありません。対象部分の置換、ライセンス表示の追加、ソースコード提供、権利者との協議などによって是正できる場合がある一方、コア技術と強く結合している場合には、改修コストや事業計画への影響が大きくなる可能性があります。

そのため、自社製品に含まれるOSSの名称、バージョン、取得元、ライセンス、改変の有無、利用箇所、頒布方法などを、SBOM（Software Bill of Materials：ソフトウェア部品表）等を用いて把握し、ライセンス条件を確認できる体制が求められます。

データの法的保護と管理体制も厳しく確認されます。企業が保有する顧客情報、アルゴリズムの学習データ、技術データなどは、要件を満たせば不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されます。

営業秘密として保護されるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件を満たす必要があります。単に社内で重要だと認識しているだけでは足りず、対象情報が秘密として管理されていることを、従業員等が認識できる状態にしておく必要があります。

秘密管理性を判断する際には、情報の性質、企業規模、従業員の職務、アクセス制御、秘密表示、社内規程、教育などが総合的に考慮されます。「マル秘」表示やパスワード設定の有無だけで機械的に決まるものではありませんが、アクセス権限の設定、秘密情報の区分、持ち出し制限、従業員教育、退職時の確認などを実施し、運用記録を残しておくことが重要です。

さらに、不正競争防止法に規定される「限定提供データ」に該当するかも、データ共有ビジネスでは確認対象となります。限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上または営業上の情報など、法定の要件を満たすデータです。営業秘密との区別を含め、対象データの管理方法や提供条件を確認する必要があります。

BtoC事業やヘルスケア事業など、個人情報を取り扱うサービスでは、個人情報保護法の遵守状況も重要です。すべての個人情報の取得に本人の同意が必要なわけではありませんが、利用目的をできる限り特定し、原則として本人への通知または公表を行う必要があります。

病歴、犯罪の経歴などの要配慮個人情報を取得する場合は、法令上の例外に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることが原則です。また、個人データを第三者に提供する場合にも、本人同意を原則としつつ、委託、事業承継、共同利用などの例外や特則が設けられています。

M&Aに伴う個人データの承継は、一定の要件の下で第三者提供に当たらない場合がありますが、買収検討段階でのデータ開示や、買収後の利用目的の変更が無制限に認められるわけではありません。デューデリジェンス時には、開示範囲の限定、匿名化、アクセス制限、秘密保持契約などを検討する必要があります。

匿名加工情報や仮名加工情報についても、それぞれ異なる作成基準や取扱義務があります。データの取得から利用、提供、保管、削除に至るライフサイクル全般のガバナンスが、買い手から確認されます。

収益化を見据えた自社特許の価値評価とクレームチャート

知財デューデリジェンスは、侵害リスクや権利瑕疵の洗い出しだけを目的とするものではありません。対象会社が持つ知的財産の事業上の価値を評価し、買収後のシナジーを検討する側面もあります。

自社の特許が市場においてどのような役割を持ち、競合他社に対してどの程度の牽制力を有するのかを具体的に説明できれば、買い手が知財価値を評価するための材料となります。

その際に実務で有効なツールの一つが「クレームチャート（特許請求の範囲と対象製品の対比表）」です。クレームチャートでは、自社特許の特許請求の範囲に記載された各構成要件と、自社製品または調査対象となる製品・サービスの仕様を対応させます。

自社製品との対応関係を整理すれば、その特許が実際の事業をどの程度保護しているかを確認できます。競合製品との対応関係を検討すれば、他社に対する牽制力や、将来的なライセンス可能性を評価する材料になります。

ただし、公開情報だけでは競合製品の内部構造や処理内容を確認できないことがあります。また、クレームチャートを作成しただけで侵害が確定するわけではありません。文言侵害だけでなく均等論、出願経過、無効理由、対象国の法制度などを含めた専門的な評価が必要です。

特許は、出願して登録査定を得れば終わりではありません。他社製品の市場参入をけん制する、自社事業を保護する、クロスライセンスや協業の交渉材料とするなど、事業収益にどのように貢献するかが問われます。

自社技術の強みを、漠然とした説明ではなく、特許公報、クレームチャート、市場情報、ライセンス契約などの客観的な資料に基づいて提示することは、買い手による評価を支援します。もっとも、特許の存在やクレームチャートの作成だけで買収価格が上昇するとは限りません。権利の有効性、残存期間、回避の難しさ、市場規模、侵害立証の可能性などを含めて総合的に評価されます。

M&Aに耐えられる知財管理と収益化の準備

技術系スタートアップにとって、M&Aは企業成長の重要な選択肢ですが、その実現には事前の知財デューデリジェンス対応が欠かせません。発明者である従業員からの権利移転、共同研究先との契約における同意要件、OSSライセンスの遵守、データ利用の管理、ライセンス契約におけるCOC条項などを、買い手の視点から点検する必要があります。

知的財産は、法律と契約に基づいて適切に管理され、事業との関係を説明できて初めて、企業価値を支える資産として評価されます。M&Aや大規模な資金調達を進めるためには、自社の特許ポートフォリオの弱点を把握するとともに、活用可能な知財について収益化や提携の機会を検討することが重要です。

特許売買・ライセンスプラットフォーム「PatentRevenue」では、貴社が保有する未活用の特許や、事業方針の転換により使われなくなった技術を、それを必要とする企業へつなぎ、技術ライセンスや売却による収益化を支援しています。知財分野の専門家が、相手方の探索から条件交渉までをサポートします。

M&Aに向けた企業価値向上の取り組みとして、まずは保有する特許が現在の事業をどの程度保護しているか、第三者に活用される可能性があるかを確認することが出発点となります。必要に応じて弁護士、弁理士、OSSや情報セキュリティの専門家と連携し、自社の知的財産を将来の事業成長につなげていきましょう。

（この記事はAIを用いて作成しています。）