リリース直前に他社特許が見つかったら？仕様変更・ライセンス・撤退の判断基準

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

新しい製品やITサービスの開発が進み、いよいよリリース直前という段階になって、競合他社や第三者の特許が見つかるケースは実務上決して珍しくありません。このような場面に直面したとき、「自社の事業が特許侵害で訴えられてしまうのではないか」「これまでの多額の開発費用が無駄になり、事業から撤退するしかないのか」と頭を抱える経営者や開発責任者の方は多いはずです。

しかし、侵害予防のためのFTO調査等によってリスクとなる特許が発見された場合でも、取れる選択肢は決して「諦める」だけではありません。この記事では、リリース直前に他社特許が見つかった際の「リスク高・中・低」の整理方法と、仕様変更、ライセンス交渉、事業撤退などの判断基準について、実務上の対応策を詳しく解説します。特にAIやソフトウェア関連のサービスでは、特許の構成要件を満たさないように機能や処理方法を変更できる場合もあり、早い段階で調査と対策を行うほど回避コストを抑えやすくなります。

企業が自社の技術を守り、他社の権利を尊重してトラブルを回避することは、安定した事業成長の大前提です。しかし、知的財産部門の役割はリスク管理だけにとどまりません。同時に、自社が保有する知的財産を「収益化」していく視点が不可欠です。特許は単なる防衛手段ではなく、適切なライセンス戦略を通じて事業の新たな収益源を生み出す価値ある資産となります。

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リリース直前の特許発見における結論と取り得る選択肢

リリース直前に他社の特許が見つかった場合、経営者や事業責任者が下すべき結論は「直ちに事実関係を詳細に整理し、回避策の実行にかかるコストと、事業の延期や撤退に伴う損失を冷静に比較考量すること」です。

特許侵害の可能性を認識しながら、十分な検討を行わずに事業のリリースを強行すれば、差止請求や損害賠償請求を受ける深刻なリスクが生じます。上場を目指す企業にとっても、特許紛争や重大な知的財産リスクは、上場準備やデューデリジェンスに影響を与える可能性があるため、迅速かつ専門的な初動対応が不可欠です。

実務においては、対象となる特許が発見されたからといって、即座に事業を諦める必要はありません。見つかった特許の権利範囲を精査し、自社の製品やサービスの仕様と緻密に比較することで、設計変更によるクレーム回避、特許権者とのライセンス交渉、当該特許の有効性を検討するための先行技術調査、あるいは販売対象国の変更など、複数の選択肢が浮かび上がってきます。

重要なのは、各選択肢の法的・技術的な実現可能性と事業スケジュールへの影響を評価し、リリース延期による損失も含めて、最も合理的な事業判断を下すことです。

侵害予防のためのFTO調査と特許要件の基本知識

他社の特許権を侵害するリスクを確認し、安全に事業を遂行するための実務プロセスを「FTO調査（Freedom to Operate：侵害予防調査）」と呼びます。FTOとは、ある製品やサービスを特定の市場で生産、販売、使用などした際に、既存の有効な特許権を侵害せずに事業を行うことができる状態を指します。

FTO調査は、事業の構想段階や基本設計が固まった段階で行うのが理想的ですが、開発の最終盤やリリース直前に行われることも少なくありません。

FTO調査の実務では、まず自社製品の構成要素や処理工程を細かく分解し、対象市場となる国や地域において有効に存続している関連特許を検索します。そして、抽出された特許の「特許請求の範囲（クレーム）」と、自社製品の構成要素を一つひとつ対比させるクレーム分析を行います。必要に応じて、その結果をクレームチャートとして整理します。

文言上の特許権侵害は、原則として、特許のクレームに記載されているすべての構成要件を自社製品が満たしている場合に成立します。したがって、自社製品がクレームの構成要件を一つでも満たしていない場合、文言侵害は成立しないと判断できる可能性があります。

ただし、形式的に構成要件を外していても、均等論によって特許発明と実質的に同一と評価される場合があります。そのため、構成要件を一つ変更したという理由だけで、直ちに非侵害と判断することはできません。

また、特許法上の基本的な考え方として「進歩性」の概念を理解しておくことも重要です。特許法第29条第2項では、出願前に公知となっていた技術に基づいて、その分野の専門家である当業者が容易に発明できたものについては、特許を受けることができないと定めています。

FTO調査でリスクとなる特許が見つかった場合でも、進歩性を欠くことなどを示す有力な先行技術が見つかれば、無効審判を請求したり、侵害訴訟において特許法第104条の3に基づく無効の抗弁を主張したりする選択肢があります。

ただし、先行技術が見つかっただけで特許が直ちに無効になるわけではありません。無効理由が認められる見込み、手続に要する期間や費用、特許権者による訂正の可能性などを含めて慎重に評価する必要があります。

特許権侵害と損害賠償額の算定に関わる法制度

特許権侵害のリスクを評価する上で、侵害が成立した場合にどのような請求を受ける可能性があるのかを知っておくことは、経営判断の重要な基準となります。特許権者は、侵害行為の差止めを求めるほか、侵害によって生じた損害の賠償を請求できます。

日本の特許法第102条では、特許権侵害によって生じた損害額の立証の困難さを軽減するための規定が設けられています。

第一に、特許権者自身の販売機会の喪失による「逸失利益」の請求です。第1項では、侵害者が譲渡した製品の数量に、特許権者が販売できた製品一個あたりの利益額を掛けることなどにより、損害額を算定します。2019年の特許法改正により、特許権者の実施能力を超える数量などについても、一定の範囲でライセンス料相当額として損害を請求できることが明確化されました。

第二に、侵害者が侵害行為によって得た「利益の額」を、特許権者の損害額と推定する規定です。侵害者が特許発明を利用して利益を得ている場合には、その利益額が損害額の算定の基礎となります。ただし、特許発明が利益に貢献した程度などに応じて推定が覆される場合があります。

第三に、特許発明の実施に対して「受けるべき金銭の額」、いわゆるライセンス料相当額を損害として請求する方法です。侵害が認定された後に算定される料率については、事前の通常のライセンス契約で定められる料率よりも高い料率を考慮できるとする考え方があります。ただし、具体的な金額は、特許発明の価値、製品への貢献度、過去の契約例、当事者の交渉状況などの個別事情によって判断されます。

さらに、特許権の効力は、原則として特許が登録された国の領域内に及ぶという属地主義に基づきます。しかし、ネットワークを介したサービスでは、サーバーが海外にあるという事情だけで日本の特許権が及ばないとは限りません。

2025年3月3日の最高裁判決では、国外のサーバーから日本国内の端末にファイルを配信して、国外のサーバーと国内の端末を含むシステムを構築する行為について、行為とシステムを全体として見たときに、実質的に日本国内における「生産」と評価できる場合には、日本の特許権の効力が及ぶと判断されました。

ネットワークを介したITサービスやAIサービスを展開する際には、サーバーの物理的な設置場所だけでなく、国内ユーザーへの提供方法、各構成要素の役割、発明の効果が生じる場所などを含めて特許リスクを判断する必要があります。

経営者が知るべきリスクレベルの判定と実務対応策

リリース直前に特許が見つかった場合、経営陣が迅速な意思決定を行えるよう、リスクレベルを「低・中・高」に分類して整理する方法があります。ただし、この分類は法令上の統一基準ではなく、各企業が事業判断のために設定する実務上の目安です。

リスクが「低」と考えられるのは、見つかった特許の構成要件と自社製品の仕様に明確な相違点があり、文言侵害や均等侵害の可能性が低い場合や、事業価値を大きく損なわない仕様変更によって回避できる可能性が高い場合です。

例えば、AIサービスにおいて、特許が特定のデータ取得、解析処理、出力処理の組み合わせをクレームとしている場合、その処理の一部について異なる技術的手段を採用することで、構成要件を満たさなくなる可能性があります。ただし、取得のタイミングや出力形式を表面的に変更しただけで必ず回避できるわけではなく、クレーム解釈と均等論を含めた確認が必要です。

また、特許を無効にできる可能性を示す有力な先行技術が存在することは、リスクを下げる要素となります。ただし、無効理由が認められる可能性や手続の負担を踏まえ、設計変更やライセンスとの比較を行わなければなりません。

リスクが「中」と考えられるのは、製品の一部機能が特許に抵触する可能性があり、そのままではリリースに相応の危険があるものの、時間や費用をかければ回避設計やライセンス交渉が可能な場合です。

この場合、問題となる機能を一時的に取り下げて他の機能を先行リリースし、並行して回避策の実装やライセンス交渉を進める判断も考えられます。ただし、機能の削除が製品価値、既存契約、広告表示、顧客への説明に与える影響も確認する必要があります。

回避設計を行う際には、均等論にも注意しなければなりません。構成要件の一部を別の技術に置き換えた場合でも、特許発明と実質的に同一と評価されれば、侵害が成立する可能性があります。そのため、単なる形式的な置換ではなく、特許発明とは異なる技術的な原理や処理による設計変更を検討することが重要です。

リスクが「高」と考えられるのは、事業の根幹となるコア機能が他社特許の権利範囲に含まれる可能性が高く、現実的な回避設計が困難で、無効理由が認められる見込みも低い場合です。

この状況では、特許権者とのライセンス契約、特許や事業の譲受け、対象国からの撤退、事業モデルの転換などを検討する必要があります。ライセンス交渉が不調に終わった場合には、問題となる国でのサービス提供を見送るか、事業そのものを中止する判断が必要になることもあります。

ライセンス契約の形態と標準必須特許の交渉実務

回避設計が困難であり、特許権者からライセンスを受ける方針を選択した場合、どのような契約形態を結ぶかが事業の安定性を左右します。特許法上、他人の特許を実施する権利には、主に「専用実施権」と「通常実施権」があります。

専用実施権は、特許庁への設定登録によって効力が発生する独占的かつ排他的な権利です。設定された範囲では、専用実施権者が特許発明を独占的に実施でき、第三者の侵害に対して自ら差止請求や損害賠償請求を行うことができます。

一方、実務上頻繁に用いられるのが「独占的通常実施権」です。これは、通常実施権の許諾契約において、特許権者が他の第三者にはライセンスを与えないことなどを約束する契約形態です。

現在の特許法では、通常実施権は特許庁への登録をしなくても、その後に特許権などを取得した者に対して効力を有します。ただし、独占的通常実施権者が第三者の侵害に対して自ら差止請求を行えるかについては、専用実施権と異なり制約があります。

そのため、契約では、特許権者が第三者にライセンスを与えない義務だけでなく、侵害者に対する警告や訴訟提起への協力、費用負担、和解の決定権、特許権の維持、特許権を譲渡する場合の取扱いなどを具体的に定めることが重要です。

また、通信分野などで事業を展開する場合、避けて通れないのが「標準必須特許（SEP：Standard Essential Patent）」の問題です。標準必須特許とは、特定の標準規格に準拠した製品やサービスを実施する際に、回避することが困難な特許を指します。

標準必須特許の権利者は、多くの場合、標準化団体に対して、公平、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを提供するFRAND宣言を行っています。

経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」では、特許権者はライセンス交渉を申し入れる際に、対象となる特許、対象製品、侵害を示す情報などを提示し、実施者から求められた場合には、クレームと標準規格との対応関係などを説明することが求められています。

実施者側も、単にライセンスの申出を拒絶するのではなく、ライセンスを受ける意思を示し、特許の必須性や有効性、提示されたロイヤルティの妥当性を検証しながら、合理的な期間内に交渉を進める必要があります。

下請取引における知財リスクとガイドラインの活用

自社が独自に製品を企画・開発するのではなく、大企業などの発注元から仕様の指定を受けてシステム開発や製品製造を行う受注企業の立場である場合、他社特許への抵触リスクを誰が負担するかが大きな問題となります。

中小企業庁が策定している「知的財産取引に関するガイドライン」では、大企業と中小企業間の不適正な知財取引を防ぐための考え方が示されています。

実務上見られる問題の一つが、発注側が製品の仕様を指定しているにもかかわらず、契約書上では、第三者の知的財産権に関する紛争の責任や損害を例外なくすべて受注者に負担させる条項です。

ガイドラインでは、知的財産権に関する責任を一方的に中小企業へ転嫁するのではなく、発注者と受注者の帰責事由や役割に応じ、適切に責任を分担することが求められています。

発注者が具体的な仕様や技術を指定した場合であっても、すべての責任が当然に発注者へ移るとは限りません。受注者が専門家として侵害の可能性を認識していた場合や、独自に設計した部分が侵害に関係する場合などは、受注者側の責任が問題となる可能性があります。

製造や開発を開始する前に、FTO調査を誰が行うのか、調査費用を誰が負担するのか、侵害が判明した場合に誰が仕様変更や交渉を担当するのか、損害賠償や訴訟費用をどのように分担するのかを契約で明確にしておくことが重要です。

リリース直前になって発注元の指定した仕様が他社特許に抵触する可能性が判明した場合、受注企業は、契約書やガイドラインを踏まえて発注側と協議し、仕様変更、リリース延期、ライセンス取得などの対応と責任分担を明確にする必要があります。

自社の知的財産を活用した収益化戦略

ここまで、他社の特許が見つかった際のリスク回避や防衛策について解説してきました。FTO調査や回避設計、ライセンス交渉といったプロセスは、企業が適法に事業を継続するために欠かせない実務です。

しかし、他社の権利を尊重し、リスクを乗り越えてきた企業は、同時に「独自の技術やアイデアがいかに事業の競争力を左右するか」を実感しているはずです。

知的財産戦略の価値は、守りから攻めへと転換したときにも発揮されます。自社で多大な時間と研究開発費を投じて生み出し、特許として権利化した技術は、単に自社製品の模倣を防ぐための防波堤にとどまりません。

自社では事業化に至らなかった休眠特許や、特定の市場に特化した技術ノウハウであっても、それを必要としている他社にライセンス提供することで、ロイヤルティ収入を得られる可能性があります。

また、自社のコア技術を核にしてオープンイノベーションを推進し、他社との共同開発や事業提携につなげる戦略も考えられます。特許侵害リスクを管理する過程で培ったクレーム分析のノウハウや他社特許の価値を評価する視点は、自社特許のライセンス先を見極め、契約交渉を進める際にも活用できます。

自社特許を収益につなげる次の一手

リリース直前に他社の特許が発見された場合でも、冷静にクレームと自社製品の仕様を分析し、回避設計、無効資料の調査、ライセンス交渉、リリース範囲の変更などの対応を比較することで、事業を継続できる可能性があります。

一方で、事業のコア機能が有効な他社特許の権利範囲に含まれ、現実的な回避策やライセンス取得の見込みがない場合には、延期や撤退を含む厳しい判断も必要です。既に投じた開発費だけを理由にリリースを強行せず、将来発生し得る差止め、損害賠償、信用低下などの損失を含めて判断しなければなりません。

そして、リスク管理を徹底した次のステップとして、自社が保有する知的財産を事業の新たな柱として活用する視点も重要です。技術ライセンスによる収益化は、企業の利益に貢献し、次の研究開発投資につながる可能性があります。

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（この記事はAIを用いて作成しています。）