米国特許の限定要求（Restriction Requirement）を“追加コスト”で終わらせない権利設計と知財収益化戦略

株式会社IPリッチのライセンス担当です。米国特許出願において、USPTOから1つの発明を選ばせる「限定要求（Restriction Requirement）」を受けることは少なくありません。この時、「選ばなかった発明はどうなるのか」「分割出願して費用をかけるべきか」と悩む知財担当者や経営層の方も多いのではないでしょうか。限定要求を単なる審査のハードルや追加コストと捉え、検討せずに放棄してしまうのは非常にもったいない対応です。本記事では、選ばなかった発明の法的な扱いから、分割出願による権利化の是非、そして製品ラインごとに特許を分けることで得られる戦略的メリットまでを詳しく解説します。限定要求を事業戦略に直結する権利設計の分岐点として活用するヒントが得られます。

また、このように戦略的に分割出願を行い、自社のコア事業とは異なる分野で権利化した特許は、知財収益化の強力な武器となります。自社では使わない技術や異業種向けの用途特許をライセンスアウトすることで、新たなキャッシュフローを生み出せる可能性があります。弊社が運営する特許ライセンス・売買プラットフォーム「PatentRevenue」では、こうした保有特許を無料で登録し、最適なライセンシーや買い手を探すことができます。限定要求を機に構築した特許ポートフォリオを単なるコストに終わらせず、事業の新たな収益源に変えるための選択肢としてぜひご活用ください。

限定要求は追加コストではなく事業戦略に直結する権利設計の分岐点

特許出願の実務において、限定要求を受けた際に避けるべき対応は、審査官の指摘に対して深く検討することなく1つの発明だけを選択し、残りの発明をそのまま権利化しないことです。出願当初は1つの包括的な「技術アイデア」として明細書にまとめられていたものであっても、事業化のフェーズに入ると、その技術は複数のビジネスモデルへと分化していくことが一般的です。例えば、自社で製造・販売する最終製品、他社へ提供する中間部材や製造装置、あるいは全く異なる業界に向けた新しい用途など、1つの技術が持つ側面は多岐にわたります。

限定要求は、クレームされた発明が独立または区別可能であり、同一出願のままでは審査官に重大な調査・審査負担が生じると判断された場合に行われます。これを単なる審査上の障害や追加コストを強いるものと捉えるのではなく、経営戦略と照らし合わせ、「どの権利を自社のコア事業の保護として残し、どの権利を分割して新たな収益源とするか」を再考する機会として活用することが重要です。経営層に向けては、限定要求を事業ポートフォリオに対応した権利の切り分け作業であると位置づけることで、知財投資の費用対効果を検討する戦略的な意義を示すことができます。

米国特許制度における限定要求の基本知識と法的根拠

限定要求の法的根拠は、米国特許法第121条に規定されています。この条文では、1つの出願において2つ以上の独立し区別可能な発明がクレームされている場合、米国特許商標庁長官はその出願を1つの発明に限定するよう要求できると定められています。米国特許法施行規則第1.141条においても、独立し区別可能な複数の発明は、原則として同一の国内出願でクレームできないとされています。

さらに、USPTOの審査実務上、限定要求が認められるためには、発明が独立または区別可能であるだけでなく、それらを同一出願で審査することにより、審査官に重大な調査または審査の負担が生じることが必要です。

この制度が設けられている主な目的は、1つの出願手数料に対して審査官が行う先行技術調査や審査の負担を適切な範囲に制限し、公平かつ効率的な特許審査システムを維持することにあります。例えば、バイオテクノロジー分野の出願において、異なるタンパク質をコードする複数の塩基配列が列挙されている場合、それぞれが独立または区別可能な発明として限定要求の対象となることがあります。また、化学分野におけるマーカッシュ・クレームにおいても、選択肢の間に共通する性質や構造が認められない場合などには、種の選択を求められることがあります。

審査基準における独立と区別可能の境界

限定要求が適法になされるためには、クレームされている発明同士が「独立」または「区別可能」であり、かつ重大な調査・審査負担が存在する必要があります。米国特許商標庁の審査便覧では、「独立」と「区別可能」を分けて説明しています。

第一に「独立」とは、複数の発明の間に、設計、動作または効果の点で開示された関連性が存在しない状態を指します。具体例としては、ある特殊な製造プロセスと、そのプロセスの実施には使用できない無関係な装置などが挙げられます。これらは技術的なつながりを持たない発明であるため、限定要求の対象となり得ます。

第二に「区別可能」とは、発明同士に関連性はあるものの、それぞれが別個の特許の対象となり得る状態を指します。これには「組み合わせとそのサブコンビネーション」の関係や、「製品」と「その製品の製造方法」または「その製品の使用方法」といった関係が含まれます。

審査官は、例えば製品が別の方法でも製造可能であるか、方法が別の製品の製造にも使用可能であるかなどを検討し、各発明が区別可能かを判断します。限定要求への対応方針を決定する際には、自社のクレームがどのような理由で分けられ、審査負担がどのように説明されているのかを正確に把握することが不可欠です。

審査官への応答実務と再結合による費用削減

実務において審査官から限定要求の通知を受けた場合、出願人は今後の審査対象とする発明を1つ選択しなければなりません。限定要求が不適切であると考え、その判断を争う場合には、発明を選択したうえで、限定要求に反論する「トラバース」を行います。

トラバースを行うためには、審査官が示した限定要求の誤りを具体的かつ明確に指摘する必要があります。トラバースを行わずに選択した場合、出願人は原則として、その限定要求について後からUSPTO長官に請願する権利を維持できません。そのため、限定要求の妥当性を争う可能性がある場合には、期限内に具体的な理由を示してトラバースすることが重要です。

一方、限定要求に合理性があり、争う実益が乏しい場合まで、形式的にトラバースする必要があるとは限りません。将来の分割出願、審査期間、費用および事業上の優先順位を踏まえ、現地代理人と対応方針を決める必要があります。

さらに、費用対効果の観点から知財担当者が熟知しておくべき制度が「再結合（Rejoinder）」です。審査便覧に規定されているこの制度によれば、限定要求において出願人が選ばず、一度は審査対象から外されたクレームであっても、一定の条件を満たせば再び審査対象に戻る可能性があります。

代表的な例が、製品クレームと、その製品を製造または使用する方法クレームの間で限定要求がなされたケースです。出願人が製品クレームを選択して審査を進め、その製品クレームが許可可能になった場合、選ばれなかった方法クレームが、許可可能な製品クレームのすべての限定事項を含んでいれば、再結合の対象となることがあります。

この制度を見越して、方法クレームが製品クレームの限定事項を取り込むように作成しておくか、審査の過程で要件を満たすように補正することは、有効な選択肢となります。ただし、再結合されたクレームがそのまま許可されるわけではありません。再結合後は、特許法101条、102条、103条、112条などに基づく実体審査を受け、独立して特許性を満たす必要があります。

再結合を適切に利用できれば、別の分割出願を行わず、1つの特許の中で製品と関連する方法の権利を取得できる可能性があり、出願費用や維持管理コストの抑制につながります。

製品ラインごとの権利分割が技術ライセンス契約に与えるメリット

再結合の対象とならない発明や、事業戦略上あえて別の特許として権利化したい場合には、分割出願を行うことになります。ここで、知財をビジネス資産として活用するライセンスの観点から、限定要求を通じた権利分割のメリットを深掘りします。

1つの特許の中に、さまざまな製品ライン、製造方法または複数の用途に向けたクレームが混在している状態は、他社へ技術ライセンスを行う際に、契約設計を複雑にする場合があります。例えば、自社は「用途A」向けの製品を製造しており、「用途B」については設備や販路がないため、他業界の企業にライセンスして収益を得たいとします。

用途Aと用途Bの権利が1つの特許にまとまっている場合でも、対象製品、用途、販売地域、顧客または市場などによって実施許諾範囲を契約上限定することは可能です。ただし、許諾対象となるクレームや事業分野を正確に定義し、自社事業との競合を避けるための条項を設ける必要があるため、契約管理が複雑になることがあります。

これに対し、限定要求を機に分割出願を行い、「用途Aに対応する特許」と「用途Bに対応する特許」のように権利が分かれていれば、許諾対象となる特許を特定しやすくなります。用途Bに対応する特許だけをライセンシーに許諾することで、ライセンス対象と自社のコア事業との境界を明確にしやすくなります。

また、ロイヤルティの設計や算定においても、対象特許が事業領域ごとに分かれていることは利点となり得ます。特許侵害やライセンス違反がないかを確認するための監査条項を設ける際にも、ライセンシーのどの製品や売上が許諾対象特許に対応するのかを整理しやすくなり、会計帳簿の確認やロイヤルティ対象売上の特定が容易になります。

さらに、技術移転に向けた初期段階でNDAを締結し、自社技術の優位性を説明する場面においても、特定の事業領域に対応した特許が独立して存在していれば、クレームチャートを整理しやすくなります。対象製品の仕様と特許の構成要件を比較しやすいため、交渉相手に対して権利の対象を明確に示すことができます。

もっとも、出願を細分化すれば、その分だけ出願費用、審査対応費用、登録料および維持年金が増加します。製品ラインや市場ごとに特許を分けることが常に有利とは限らず、想定するライセンス先、市場規模、侵害発見の容易さおよび権利行使の可能性を踏まえて判断する必要があります。

分割出願を見送る際の注意点：権利化機会と審査経過の影響

限定要求を追加コストとして捉え、分割出願をせずに非選択クレームを取り下げたままにすると、その発明について特許を取得する機会を失う可能性があります。親出願が特許として発行された後は、継続性の要件を満たす出願が係属していない限り、同じ明細書に記載されていた発明を改めて分割出願することはできません。

そのため、非選択発明が将来の製品、製造方法または異業種向け用途として利用される可能性がある場合には、親出願が発行される前に分割出願の要否を判断する必要があります。

また、審査過程で行ったクレームの補正や放棄が、後の権利解釈や均等論の適用に影響することがあります。均等論とは、被疑侵害製品が特許請求の文言と完全には一致しなくても、構成上の相違が実質的でない場合などに侵害を認める法理です。

意匠特許に関するPacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC事件では、出願人が限定要求に応じて複数の意匠を取り下げ、選択した意匠に対応する図面だけを残した審査経過が問題となりました。連邦巡回区控訴裁判所は、この審査経過による放棄が、一定の範囲について審査履歴禁反言を生じさせると判断しました。

ただし、この判決は意匠特許に関するものであり、限定要求に応じて実用特許のクレームを取り下げた場合に、直ちに同じ範囲の審査履歴禁反言が生じると一般化することはできません。実用特許では、どのような補正や主張が行われたか、補正が特許性に関係する減縮であったかなど、具体的な審査経過によって判断が異なります。

経営層として重視すべき直接的なリスクは、目先の費用を節約するために分割出願を見送った結果、将来の事業やライセンス活動に必要となる非選択発明について、独立した特許を取得する機会を失うことです。権利化を見送る場合には、単に出願費用だけでなく、その発明が将来生み出し得る事業価値も含めて判断する必要があります。

知財収益化への応用：分割出願を活用した特許ポートフォリオの最適化

米国特許法第121条には、限定要求に基づく分割出願を一定の二重特許問題から保護する、いわゆる「セーフハーバー」が設けられています。要件を満たす場合、親出願や分割出願から成立した特許を相互に引例として用い、二重特許を理由に拒絶したり、特許の有効性を否定したりすることが制限されます。

ただし、第121条のセーフハーバーは、限定要求に関連するすべての後続出願へ自動的に適用されるものではありません。対象となる出願が限定要求に基づく適切な分割出願であること、親出願で示された発明の区分との整合性を維持していること、他方の特許が発行される前に分割出願が行われていることなど、適用要件を満たす必要があります。

継続出願や一部継続出願として提出した場合や、限定要求で示された発明の境界を後の審査で変更した場合には、セーフハーバーが適用されない可能性があります。そのため、二重特許拒絶を避けることが重要な案件では、出願形式とクレーム構成を慎重に設計する必要があります。

特許を単なる「競合排除のための守りのツール」としてのみ捉えていると、分割出願は追加コストにしか見えません。しかし、特許を収益を生み出し得る事業資産として捉え直せば、見方は変わります。

自社で実施しない製造方法や、異業種向けの用途を分割して権利化しておくことで、自社のコア事業とは異なる範囲について、他社へのライセンスや特許権の譲渡を検討しやすくなります。ライセンス対象となる事業領域と自社事業の境界が明確であれば、自社のコア事業に与える影響を抑えながら、ノンコア特許を収益化できる可能性があります。

もっとも、特許が分かれているだけで、買い手やライセンシーが見つかるわけではありません。対象市場の規模、代替技術の存在、残存特許期間、クレームの有効性、侵害立証の容易さなどを検討し、維持費用に見合う事業価値があるかを評価する必要があります。

限定要求は、売却・ライセンスの対象となり得る発明を、コア事業の権利から切り分ける機会の一つです。審査官による発明の区分をそのまま受け入れるだけでなく、自社の製品構成、将来市場およびライセンス戦略と照らし合わせて、分割出願の要否を判断することが重要です。

自社特許を収益につなげる次の一手

米国の特許実務における限定要求は、審査上のネガティブな拒絶理由ではなく、複数の事業・製品に対応する権利設計の重要な分岐点です。適切に再結合制度を活用して費用を抑える一方で、ライセンスや売却を見据えて分割出願を行い、事業ごとの権利を構築することが、企業の知財価値を高める選択肢となります。

もし貴社の中に、分割出願して権利化したものの自社では活用しきれていない特許や、限定要求を機に切り分けた異業種向け転用が見込める未利用特許が眠っているのであれば、収益化できる可能性があります。

株式会社IPリッチが提供する特許ライセンス・売買プラットフォーム「PatentRevenue」では、こうした自社の保有特許を無料で登録し、知財交渉のプロフェッショナルのサポートを受けながら、買い手やライセンシーを探索することができます。自社の特許を収益につなげる次の一手として、ぜひPatentRevenueのご活用をご検討ください。

（この記事はAIを用いて作成しています。）