デザイン特許は見た目で稼ぐ武器になる：米国35 U.S.C. §289のインパクトと収益化戦略

株式会社IPリッチのライセンス担当です。

自社の製品デザインやアプリのUI（ユーザーインターフェース）が、競合他社にそっくりそのまま模倣されて悔しい思いをしたことはありませんか。見た目の美しさや使いやすさは強力な競争力になりますが、裏を返せばフリーライド（タダ乗り）されやすい要素でもあります。しかし、米国市場においては、この「見た目の権利」を保護し、収益化の交渉材料とする手段が存在します。それが米国特許法におけるデザイン特許（意匠特許）です。

この記事では、デザイン特許侵害に対して侵害者利益の返還を認める「35 U.S.C. §289」のインパクトを中心に、家電、日用品、アプリ画面、消費財ブランドが、自社のデザイン資産をマネタイズ（収益化）するための発想と実務的アプローチを詳細に解説します。

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デザイン特許は技術特許とは異なる稼ぐ武器となる

企業が特許による収益化を考える際、従来は機能や構造を保護する技術特許（ユーティリティ特許）が中心に検討されてきました。しかし、市場の成熟に伴い製品のコモディティ化が進む中、消費者の購買決定を左右する要素として、「外観のデザイン」や「UIの洗練度」が重要になる製品もあります。この見た目を排他的に保護するデザイン特許は、単なる防衛手段にとどまらず、ライセンスビジネスにおいて技術特許とは異なる強みを持つ収益化手段として機能する可能性があります。

その大きな理由が、米国特許法第289条（35 U.S.C. §289）に規定された、侵害者の利益を基礎とする特有の救済制度です。一般的な技術特許の場合、侵害が認められた際の損害賠償は、特許権者の逸失利益、または少なくとも合理的な実施料（ロイヤルティ）を基礎として算定されます。

一方、デザイン特許については、一定の要件を満たす場合、特許デザインまたはその色彩的模倣が適用された「製造物品」に係る侵害者の全利益を請求できる可能性があります。ただし、侵害製品が複数の部品から構成される場合、返還対象が完成品全体の利益になるとは限りません。まず、特許デザインが適用された「製造物品」が完成品全体なのか、一部の部品なのかを特定し、その製造物品に係る利益を算定する必要があります。

この制度の存在により、デザイン特許を保有する企業は、模倣品を製造・販売する他社に対して相応の法的プレッシャーを与えられる場合があります。想定される賠償リスクを交渉材料にすることで、ライセンス交渉や和解交渉を進めやすくなり、高額な一時金、継続的なロイヤルティ、クロスライセンスなどにつながる可能性があるのです。

もっとも、デザイン特許が常に技術特許より高い価値を持つわけではありません。権利範囲、先行意匠との距離、被疑侵害品との類似性、デザインが適用された製造物品、侵害者利益の立証可能性などによって、交渉力は大きく変わります。

米国デザイン特許の基本知識と侵害判断の基準

デザイン特許を収益化の基盤とするためには、その法的な枠組みと侵害の判断基準を正確に理解しておく必要があります。米国の特許制度において、デザイン特許は特許法第171条（35 U.S.C. §171）に基づいて、「製造物品のための新規、独創的かつ装飾的なデザイン」に対して付与されます。技術的な機能や有用性そのものではなく、製造物品に表された視覚的なデザインを保護する権利です。

では、デザイン特許の侵害はどのように判断されるのでしょうか。その根幹をなすのが、1871年の米国連邦最高裁判決であるGorham Co. v. White事件で示された「通常観察者テスト（Ordinary Observer Test）」です。

この事件は、銀食器の持ち手に施されたデザインに関するものでした。被告側は専門家証人を通じて、二つのデザインの細部に違いがあると主張しました。しかし最高裁は、専門家による細部の分析だけではなく、通常の購入者が通常払う程度の注意をもって観察した際の全体的な印象を重視しました。

同判決で示された基本的な考え方は、通常の観察者の目から見て二つのデザインが実質的に同一であり、一方を他方と誤認して購入するほど類似している場合には、侵害が成立し得るというものです。

その後、連邦巡回区控訴裁判所は2008年のEgyptian Goddess v. Swisa事件において、通常観察者テストをデザイン特許侵害の判断に用いる中心的な基準と位置付けました。同時に、通常観察者は特許デザインと被疑侵害デザインだけを孤立して比較するのではなく、関連する先行意匠を踏まえて両者を観察するとされています。

そのため、特許デザインが先行意匠から大きく離れている場合には、被疑侵害品との全体的な類似性が重視されやすくなります。一方、特許デザインが先行意匠と近い場合には、小さな相違であっても通常観察者にとって重要になることがあります。通常観察者テストは、細部を少し変更すれば必ず侵害を回避できるという基準ではありませんが、常に特許権者に有利に働く基準でもありません。

したがって、権利行使やライセンス交渉を行う際には、特許図面と対象製品の比較だけでなく、関連する先行意匠との位置関係まで確認する必要があります。

全利益の返還がもたらす制度的インパクト

デザイン特許の価値を特徴づけているのが、米国特許法第289条（35 U.S.C. §289）です。この条文では、デザイン特許の存続期間中に、特許権者の許諾なく、販売目的で特許デザインまたはその色彩的模倣を製造物品に適用した者、あるいはその物品を販売または販売のために展示した者は、250ドルを下限として、その全利益の範囲内で特許権者に責任を負うと定めています。

この規定の歴史的背景には、1885年の最高裁判決であるDobson v. Hartford Carpet Co.事件があります。当時、カーペットのデザイン特許侵害において、特許権者は侵害者利益のうち、特許デザインそのものに起因する利益を証明する必要があるとされました。しかし、製品利益のうち、どの部分がデザインによるものかを切り分けることは困難であり、特許権者が得られた金額は極めて限定的でした。

その後、連邦議会は1887年の立法により、デザイン特許について侵害者利益を基礎とする救済を整備しました。現在の§289は、この歴史的な制度を引き継いでいます。

この規定の解釈が現代において大きく問われたのが、Apple v. Samsung事件です。陪審は、Samsungのスマートフォンが、Appleのスマートフォン前面やアイコン配列などに関するデザイン特許を侵害したと判断し、Samsungが対象スマートフォンの販売から得た利益として約3億9,900万ドルをAppleに認めました。

しかし、2016年に米国連邦最高裁は、35 U.S.C. §289における「製造物品」の解釈について重要な判断を示しました。最高裁は、製造物品は最終消費者に販売される完成品全体に限定されず、複数の部品から構成される製品の一部の部品であってもよいと判示しました。

つまり、侵害されたデザインが適用された製造物品が完成品全体ではなく一部の部品であると特定された場合、返還対象となる全利益は、完成品全体の利益ではなく、その部品に対応する利益となる可能性があります。

最高裁は、どのような基準で製造物品を特定するか、また特定された部品の利益をどのように計算するかまでは判断しませんでした。したがって、§289は現在も強力な救済手段である一方、複雑な製品では、対象となる製造物品とその利益を巡る立証が重要になります。

侵害立証の実務と製造物品を特定する分析

連邦最高裁の判決以降、複数の部品から構成される製品において、対象となる製造物品が何であるかを特定することが、損害賠償額やライセンス交渉における要求額を左右する重要な争点となりました。

Apple v. Samsung事件において、米国司法省はアミカス・ブリーフで、製造物品を特定する際に考慮し得る4つの要素を提案しました。

第一は、特許でクレームされているデザインの範囲です。図面やクレームの記載をもとに、デザインが完成品全体を対象としているのか、特定の部分を対象としているのかを確認します。

第二は、製品全体におけるデザインの相対的な顕著性です。特許デザインが製品全体の外観に占める割合や、購入者に与える印象などが検討対象になります。

第三は、デザインが製品全体から概念的に区別できるかどうかです。デザインが独立した構成要素として認識できるか、製品全体と一体不可分なのかを検討します。

第四は、特許デザインと製品のその他の部分との物理的な関係です。デザインが適用された部分が物理的に分離できるか、別々に製造されているか、交換可能かなどが考慮されます。

ただし、この4要素は司法省が提案した分析枠組みであり、§289に明記された法定要件でも、最高裁が拘束的な全国統一基準として採用したテストでもありません。その後の一部の訴訟では参考にされていますが、具体的な扱いは裁判所や事件の事実関係によって異なります。

したがって、特許権者が対象となる製造物品は完成品全体であると主張する場合には、特許図面だけでなく、製品の構造、製造工程、マーケティング資料、消費者がデザインをどのように認識するか、デザインと購買行動との関係などを示す証拠を早い段階から準備する必要があります。

ライセンス交渉を進めるための実務として重要になるのが、「クレームチャート」やEvidence of Useと呼ばれる比較資料の作成です。デザイン特許のクレームチャートは、技術特許の文章的な構成要件の分解とは異なり、本質的に視覚的な比較となります。

特許公報の図面と対象製品を同じ角度から撮影した写真を並べ、実線で示された保護対象部分と、対象製品の対応部分を比較します。破線部分は一般にクレームされていない環境や部分を表すため、実線と破線の区別を無視して比較すると、権利範囲を過大に示すおそれがあります。

さらに、通常観察者テストでは先行意匠との関係が重要になるため、特許デザイン、被疑侵害デザイン、関連する先行意匠を並べた「三者間比較」を用いることも有効です。

三者間比較により、特許デザインが先行意匠とどこで異なり、被疑侵害品がその相違部分をどの程度共有しているかを視覚的に説明できます。ただし、この資料だけで非侵害や無効の主張を排除できるわけではありません。交渉資料として利用する前に、弁護士や弁理士とともに、権利範囲、先行意匠、機能的要素、出願経過などを検討する必要があります。

知財ライセンス契約の最適化とロイヤルティの注意点

侵害の可能性を調査し、比較資料を用いて相手方とのライセンス交渉を開始した後は、知財収益化を実現するための契約条件を検討します。

クレームチャートの詳細、未公開のデザイン資料、売上予測などの機密情報を開示する場合には、NDA（秘密保持契約）の締結が有力な対策になります。ただし、大企業の中には、自社の独自開発との紛争を避けるため、外部から持ち込まれる情報についてNDAを締結しない方針を採用している場合があります。

その場合には、最初から機密情報をすべて開示するのではなく、公開済みの特許公報や市販製品の比較資料のみを提示し、交渉の進展に応じて開示範囲を広げる方法が考えられます。特許出願を済ませておくことも重要ですが、出願だけで未出願のノウハウや営業秘密まで保護できるわけではありません。

契約においてまず決定すべきは、ライセンスの範囲と性質です。特定の企業に独占的な権利を与えるのか、多数の企業に非独占的なライセンスを付与するのかで、収益構造は大きく異なります。

また、対象国、製品分野、販売経路、顧客層、使用目的、再許諾の可否、関連会社による利用、改良デザインの取扱いなども明確にする必要があります。独占的なライセンスを付与する場合には、ライセンシーが権利を取得したまま製品を販売しない事態を防ぐため、最低販売数量、最低ロイヤルティ、販売開始期限などを設定することが有効です。

ロイヤルティの交渉において注意すべき点の一つが、純売上高（Net Sales）の定義です。多くの契約では純売上高の一定割合をロイヤルティとして設定しますが、控除できる項目が広すぎると、ロイヤルティの計算基礎が想定以上に小さくなる可能性があります。

そのため、返品による返金、売上に直接課される税金、実際に発生した運送費など、控除できる項目を具体的に列挙し、一般管理費、法務費用、研究開発費、広告宣伝費などを一方的に控除できないようにする必要があります。

収益の取りこぼしを防ぐためには、監査条項（Audit Clause）も有効です。帳簿の保存期間、報告頻度、監査を実施できる者、事前通知期間、監査回数、機密保持、過少申告が見つかった場合の利息や監査費用の負担などを定めます。

例えば、一定割合を超える過少申告が発見された場合に、ライセンシーが合理的な監査費用を負担する条項を設けることがあります。ただし、基準となる割合や費用負担の内容は交渉事項であり、すべての契約で同じ条件を採用すべきとは限りません。

デザイン特許の権利行使に潜む機能性などのリスク

デザイン特許は収益化の有力な手段ですが、他社に対して権利行使を行う際には、特許権者側も特有の法的リスクを検討する必要があります。

重要なリスクの一つが、機能性（Functionality）の問題です。デザイン特許は製品の装飾的な外観を保護するものであり、技術的な機能そのものを独占する権利ではありません。

デザイン全体が機能によって決定され、装飾的な選択の余地がないと判断される場合には、デザイン特許の有効性や権利範囲が問題となる可能性があります。相手方は、対象となる形状が装飾的な選択ではなく、製品を機能させるために必要な形状であると主張することがあります。

特許権者は、代替的な形状が存在すること、デザイナーが美観を考慮して形状を選択したこと、広告や販売資料で外観が訴求されていることなどを検討し、装飾性を説明できるようにしておく必要があります。ただし、代替デザインが存在するという事実だけで、機能性の問題が自動的に解消されるわけではありません。

また、特許のタイトルやクレームに記載された製造物品が、権利範囲を限定するリスクにも注意が必要です。2019年のCurver Luxembourg v. Home Expressions事件がその例です。

原告は、編み目状の表面パターンに関するデザイン特許を保有していましたが、特許のクレームは「椅子のためのパターン」と記載されていました。被告は類似するパターンを収納バスケットに使用しましたが、連邦巡回区控訴裁判所は、クレームされた製造物品が椅子であることを踏まえ、バスケットは当該クレームの対象ではないと判断しました。

図面上は複数の製品に利用できそうなパターンであっても、クレームに記載された製造物品によって適用対象が限定されることがあります。したがって、出願段階から将来のライセンス先や利用分野を検討し、対象となる製造物品を適切に設定することが重要です。

もっとも、同じデザインについて無制限に広い製造物品を記載できるわけではありません。出願書類がデザインと製造物品との関係を適切に示している必要があるため、複数分野への展開を想定する場合には、継続出願や複数の出願を含むポートフォリオ設計を検討することになります。

分野別に見る見た目の権利の収益化アプローチ

デザイン特許を活用した収益化戦略は、対象となる製品や業界の特性によって最適なアプローチが異なります。

家電、家具、日用品、アウトドア用品などの物理的な消費財では、技術的な機能だけでなく、外観がブランドの識別力や購買動機を形成することがあります。ヒット商品が生まれると、類似する外観を持つ低価格商品が市場に現れることもあります。

このような業界では、対象商品の外観を確認し、デザイン特許の図面、先行意匠、販売地域、販売者、売上規模などを調査した上で、警告、ライセンス交渉、ECプラットフォームへの権利侵害申告、訴訟などを選択します。

大手ECプラットフォームには知的財産権侵害の申告制度が設けられている場合がありますが、デザイン特許を提示すれば必ず商品が削除されるわけではありません。権利の有効性、対象商品の類似性、販売者の反論、各プラットフォームの手続によって結果は異なります。また、十分な調査をせずに侵害を断定すると、販売者との紛争や不当な申告を巡る問題につながる可能性もあります。

一定の市場規模を持つ競合企業が類似デザインを採用している場合には、差止めや損害賠償だけでなく、継続的なロイヤルティ、対象製品の限定、地域別ライセンス、クロスライセンスなどを検討できます。相手方の事業を停止させることより、一定の条件で販売を継続させた方が長期的な収益につながる場合もあります。

一方、デジタル分野では、GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）、アイコン、画面遷移を表現するアニメーションなどがデザイン特許の対象として検討されています。

米国でコンピューター生成アイコンや画面表示のデザイン特許を取得するためには、原則としてデザインがコンピューター、ディスプレイパネル、画面などの製造物品に適用されていることを、図面や明細書で適切に示す必要があります。画面上の図形やアイコンだけを、製造物品との関係を示さずに出願すると問題になる可能性があります。

GUIデザイン特許の侵害が認められた場合でも、§289に基づく製造物品が端末全体なのか、表示画面なのか、別の構成要素なのかは事案ごとに検討されます。GUIが組み込まれた端末やソフトウェアの利益すべてが当然に返還対象になるわけではありません。

それでも、競合他社による画面構成、アイコン、操作時の視覚的表現の模倣を牽制し、アプリ、ソフトウェア、端末などに関するライセンス交渉を行うための材料として、GUIデザイン特許が機能する可能性があります。

そのため、GUIの収益化を目指す場合には、一つの静止画だけを出願するのではなく、主要画面、アイコン、部分デザイン、アニメーション、端末との組合せなどをどのようにポートフォリオ化するかを検討することが重要です。

デザイン資産を収益につなげる次の一手

製品の外観やユーザーインターフェースは、開発者やデザイナーの努力と投資の結晶です。米国特許法35 U.S.C. §289が規定する侵害者利益に基づく救済制度を理解し、適切に活用すれば、デザイン特許は単なる模倣防止の盾から、ライセンスビジネスを通じて収益を生み出す交渉材料へと発展する可能性があります。

ただし、§289は侵害製品の完成品全体から得られた利益を常に返還させる制度ではありません。通常観察者テストに基づく侵害の検討に加え、先行意匠との関係、クレームされた製造物品、機能性、対象となる製造物品の特定、侵害者利益の算定などを慎重に分析する必要があります。

特許図面と被疑侵害品を比較した資料、先行意匠を含む三者間比較、製品構造や販売資料に関する証拠を準備し、契約ではライセンス範囲、純売上高、最低実施条件、報告義務、監査権などを明確にすることが、デザイン資産の価値を収益につなげる上で重要です。

貴社が、取得後に自社製品で利用するだけになっているデザイン特許や、ライセンスの可能性を十分に検討できていない知的財産を保有している場合には、まず権利範囲、対象市場、類似製品、先行意匠、想定ライセンシーを整理する必要があります。

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（この記事はAIを用いて作成しています。）